어떻게 수치범위에 근거하여 청구항의 진보성을 판단하는가에 대해 가볍게 논함
시간: 2022-06-15 纪秀凤 조회수:

성분 함유량으로 조성물을 한정하는 것과 같은 발명 특허출원의 경우, 청구항의 진보성을 판단할 때 그 차이가 수치범위에만 있다면, 어떤 경우에 이 청구항이 진보성을 구비한다고 인정되는지, 이에 대해 다음은 심사지침 규정 및 실례를 결합하여 분석한다.


[심사지침의 관련 규정]


중국 <특허심사지짐>의 다음 두 조항은 수치범위와 관련된다.


1) 제2부분 제3장 제3.2.4절: 인용발명이 공개한 수치범위가 보호를 받고자 하는 발명의 청구항이 한정한 수치범위 내에 해당하고, 인용발명이 공개한 수치범위와 부분적으로 중첩되거나 끝점이 공통된 경우 보호를 받고자 하는 발명의 신규성을 부정할 수 있다.


2) 제2부분 제8장 제5.2.3절: 수치범위에 대해 보정하는 규칙을 규정했다.


그러나 특허심사지침에는 수치범위가 진보성에 미치는 영향에 대한 구체적인 규정이나 예시가 없다. 수치범위의 진보성을 판단함에 있어서는 원칙적으로 진보성 심사의 3단계법을 따라야 한다.


[실례]


본원발명의 청구항

본원발명은 합금 조성물에 관한 것으로, 청구항 제1항에는 “Ag을 17∼23.6at%, B를 0.5∼1.1at%, Pd과 Cu의 합계량을 74.9∼81.5at%로 하고, 상기 Pd과 Cu의 at%비를 1:1∼1:1.2로 하고, 잔부가 In과 불가피 불순물로 이루어지는 석출경화형 합금”이 기재되어 있다.


심사 과정


제1차 심사의견통지서

제1차 심사의견통지서에서 심사관은 청구항 제1항은 진보성이 없다고 지적했다. 구체적으로, 심사관은 청구항 제1항은 1) 본원 발명은 원자 백분율로 합금의 조성을 한정하고 있지만, 인용발명 1은 질량 백분율로 합금의 조성을 한정하고 있다는 점과 2)본원 발명은 Pd와 Cu와의 원자 비율을 한정하고 있다는 점에서 인용발명 1과 차이가 있으나, 상기 차이점은 통상의 기술자가 실제 성능 수요를 결합하여 통상적인 시험을 통해 확정할 수 있는 것이라고 지적했다.


이에 대한 분석

청구항 제1항의 기술방안을 인용발명 1과 비교하려면 단위를 통일해야 한다

우선, 인용발명 1에 공개된 조성물의 각 성분의 함유량 범위를 질량 백분율에서 몰수로 환산한 결과, “Ag 0.2317~0.4634mol, Pd 0.2345~0.4690mol, Cu 0.2362~0.6299mol, In 0.000871~0.04355mol, B0.00093~0.278mol”을 도출했다.


그러나 이 같은 수치범위에 따라 각 성분의 몰 백분율을 계산하기는 어렵다. 따라서 인용발명 1의 명세서에 공개되어 있는 구체적인 실시예들을 더 검토할 필요가 있다.


인용발명 1의 명세서의 전체 24개 실시예를 질량 백분율에서 몰수로 환산하고, 상기 몰수로부터 몰 백분율을 계산한 결과, 상기 실시예에 의해 청구항 제1항의 신규성을 부정할 수 없음을 발견했다. 청구항 제1항에 가까운 실시예는 실시예 1, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 21~22이며, 이들의 Ag 함유량 및 Pd+Cu 함유량은 모두 청구항 제1항의 범위 내에 해당하지만, Cu 대 Pd의 비율은 모두 1.25이상 이므로 청구항 제1항에 기재된 Pd/Cu의 범위 “1:1~1:1.2”에 해당하지 않는다.


인용발명 1의 실시예 1, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 21~22(몰 백분율로 환산한 후)


 

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청구항 제1항의 진보성을 판단하기 위해서는 청구항 제1항과 인용발명 1의 수치 차이가 청구항 제1항에 현저한 실질적인 특징을 가져올 수 있는지 검증해야 한다.


필자는 본원발명의 명세서에 기재된 비교예에서 Ag의 함유량은 23.90at, PD와 Cu의 at% 비율은 “1:1.25”로 모두 청구항 제1항 기재의 범위 밖에 있음을 발견했다. 인용발명 1의 명세서의 실시예 1, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 21~22는 이 비교예와 비슷하다.


제1차 심사의견통지서에 대한 답변

상기 분석을 바탕으로 필자는 주로 다음과 같이 반박하였다. 1) 인용발명 1의 명세서의 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 부분 및 실시예 부분은 모두 청구항 제1항의 특징들의 조합을 개시하거나 암시하지 않았다. 2) 상기 특징들의 조합은 비커스 경도가 높고, 비저항이 낮으며, 소성 가공성이 우수하고, 종합 평가가 좋은 기술적 효과를 얻을 수 있다.


위와 같이 반박 후, 본 건의 진보성은 심사관의 인정을 받았다.


결어


수치범위에 근거하여 청구항의 진보성을 판단할 때, 특징 비교가 어렵고 예상치 못한 기술적 효과를 들기가 어려워 진보성 증명이 어려워지는 경우가 많은데, 이 경우 다음과 같은 해결방식을 고려할 수 있다.


1. 통상의 기술자의 기초 지식을 바탕으로 가능한 한 기술적 특징을 비교한다.


2. 인용발명의 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 부분뿐만 아니라 인용발명의 모든 구체적인 실시예도 고려해야 하며, 인용발명에 의해 본원발명의 청구항의 신규성이 부정되는 것을 발견하지 못하는 상황을 없도록 한다.


3. 본원발명의 청구항의 수치범위에 의해 한정된 기술적 특징이 가져올 수 있는 인용발명 보다 우수한 기술적 효과를 최대한 찾아낸다. 특히 본원발명에 기재된 비교예와 인용발명에 공개된 내용이 비슷할 때 더욱 설득력이 있다.


4. 기술적 효과가 여러 수치범위의 조합에 의해 공통적으로 실현될 때, 논리에 맞는 분석, 추리 또는 제한된 횟수의 시험을 통해서도 얻을 수 없다고 반박할 수 있다.


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