3. 섭외OEM 상표침해판정의 합당한 사고의 맥락

상표권침해의 주요 인정요소는 상표의 사용이므로, 섭외OEM 중 상표권침해문제를 어떻게 대응해야 하는지의 관건은 섭외OEM 행위가 상표법 의의상"사용"이라는 문제를 구성하는지의 여부를 정리하는 데 있다.

1) 생산자와 위탁자의 관계

생산자와 위탁자의 법률관계 인정문제는 침해 주체와 책임의 판정에 관련이있다. 어떤 관점에서는 OEM의 상품교환 행위는 실제로 매매행위에 속하여 생산자와 위탁자가 판매관계를 구성한다고 여긴다. 이에 대해 필자는 판매관계의전제조건은 쌍방이 구두나 서면형식으로 매매 계약서를 체결하였고, 생산자와위탁자 사이에 OEM 계약서를 체결한 것이 청부계약서의 범위에 속한다고 생각한다. 청부계약서는 청부하는 사람이 제작하는 사람의 요구에 따라 업무를 완성하면 업무성과를 위임하고 제작하는 사람에게 임금을 주는 계약서가 있는데 노동류의 계약서에 속하며 이것은 일종의 노동력 임대이다. 섭외OEM 중, 생산자와 위탁자의 주문제작 법률관계는 청부에 속하며, 각계 변론은 없다. 베이징고등법원의 ≪해답2006≫ 중"제작자"와"청부자"의 개념을 응용하기도 했다.

국제관례에 의거하여 서로 다른 나라에 관계를 미치는 청부활동 중의 노동력 임대는 위탁자 본인의 노동으로 여길 수 있으며, 생산자는 위탁자가 있는 나라에서 가공생산을 진행하고, 즉 인력을 수출한다.

2) 혼동을 초래하는 것을 상표침해라고 판단하는지에 대한 주요 조건

섭외 OEM이 혼동가능성을 초래하는지에 대한 문제에 대하여 각 분야의 관점은 여전히 불일치한다. 이러한 관점은"혼동가능성"은 상품과 상표가 동일하지 않거나 완전히 일치하지 않을 경우, 상품이 비슷한지, 상표가 유사한지를 판단하는 판단기준이 상표권 침해를 야기하는 필수요건은 아니다. 동일한 상품에동일한 상표를 사용(즉"두 요소의 동일성")하는 것을 상표권 침해를 인정하는규정은, 혼동가능성을 고려할 필요가 없다고 여긴다. 유럽연맹은 이러한 관점을도입하였다. 유럽공동체 상표법 (≪공동체 상표조례≫ 제9조 제1항, ≪유럽공동체 상표지령≫ 제5조 제1항)에 따르면, 동일한 상품이나 서비스에 동일한 상표를 사용할 경우, 상표에 대한 보호는 절대적이며 혼동을 요하지 않는다. 다만 비슷한 상표 또는 유사한 상품인 경우에만 혼동의 가능성과 결부하여 비슷하거나또는 유사한 개념에 대하여 설명한다.2009년 공포한 ≪최고인민법원의 현 경제 상황에서의 지식재산권 심판 서비스 형세의 몇 가지 문제에 관한 의견≫ 제6조에서 정당하고 합리적으로 사용하는 상황을 제외하고, 상표권자의 허가를받지 아니하고 동일한 상품 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 행위는 상표침해를 인정하는 경우에 혼동의 요소를 고려할 필요가 없다라고 규정하고 있다.이 규정은 저장성(浙江省) 고급인민법원으로 대표되는 많은 법원들이 섭외OEM 상표권 침해를 구성한다고 판정한 법률 근거이다.

또 다른 관점은 신 상표법의"동일한 상품에 동일한 상표를 사용 하는 것"에대한 규정을"혼동을 주는 것"으로 해석하는 것인데, 다시 말해"두 요소가 동일한"경우에"혼동 가능성"은 여전히 상표권 침해를 판정하는 고유조건이라는 것이다. 만약 혼동 가능성이 존재하지 않는 것을 증명할 수 있는 명확한 증거가 있다면, 상표권을 침해하지 않는다고 인정할 수 있다. 이러한 관점은 ≪TRIPS 협정≫ 제16조 제1항"동일한 상품이나 서비스에 동일한 기호를 사용하는 경우,혼동 가능성이 존재하는 것으로 추정해야 한다."는 규정에서부터 비롯한다. 미국의 상표법 또한"혼동가능성"을 상표권 침해를 인정하는 필수조건으로 간주한다.

필자는 신상표법의"두 요소가 동일한"상황에서 상표권 침해에 대한 인정은혼동가능성을 요한다고 추정하지 않고 상표법의 상표권 보호 강화를 구현하여,"두 요소가 동일한"경우 상표권에 절대적인 보호를 부여하여 더 이상 혼동의가능성을 고려할 필요가 없게 되는 것이라고 생각한다. 지금도 당해 조항의 규정을 혼동으로 추정하여 해석하고 혼동을 없애는 각도에서 이해하려고 하지 않는 사람들이 있으며, 이러한 해석은 분명히 논의할 만한 가치가 있다. 당해 조항규정의 상하 조문의 비교, 우리나라(중국) 등록상표보호의 입법역사 그리고 비교법의 관점을 모두 막론하고 이와 같이 해석해서는 불가한 것이며,"두 요소 )가 동일한"경우에 상표권에 절대적인 보호를 부여하고 또한 동일한 조건을 가진 경우, 우선적으로 상표법 조항하에서 사용하도록 해야 한다.

3) 섭외 OEM의"상표 사용"행위에 대한 정의

섭외 OEM이 상표법 조항에서의 사용에 해당하는지에 대하여, 각 계의 관점이 다르다. 상표사용을 부정하는 태도를 가지는 쪽은 섭외 OEM상품이 국외로전부 수출되고 국내 유통영역으로 들어오지 않아 자국의 관련 대중과 접촉하지않기 때문에 이러한 상표사용방식은 상품출처를 구분하는 역할을 발휘하지 못하므로, 상표법 조항에서의 사용에 해당하지 않는다고 여긴다. 하지만 긍정적인태도를 가진 쪽은 관련 공중이 섭외 OEM의 생산과 유통활동에 참여하는 관련경영자에 포함되어야 하며, 설령 섭외 OEM상품이 전부 국외로 수출 되더라도국내 일부 관련 대중들이 접할 수 있고, 부착된 상표로 상품출처를 식별할 수 있기 때문에 섭외 OEM은 상표법 조항 하의 사용에 해당한다고 주장한다.

앞에서 생산자와 위탁자의 관계를 조사한 이유는 양측의 계약성질의 정의가 섭외 OEM의"상표사용"행위를 판단하는 것에 대해, 상표법 의의상"사용"을구성하는지가 지극히 중요하기 때문이다. 만약 생산자와 위탁자의 관계가 판매관계로 정의된다면, 양측의 행위는 분명히 상업활동에 속하며 섭외 OEM은 상표법 의의 상의 사용에 해당한다. 하지만 만약 생산측의 행위가 실제로 노동력수출행위라고 간주한다면, 생산자가 완성된 상품을 위탁자에게 교부하는 행위는 유통영역의 판매행위를 구성 할 수 없으므로 상품 판매를 통하여 상표법 의의상 사용을 구성하는 가능성은 자연스럽게 배제된다. 또한 섭외 OEM 상품은전부 수출에 사용되고 국내시장에 유통되지 않아서 관련상품에 상표 표장이 부착되어 있더라도 공개성과 상업성을 드러내지 않기 때문에 청부관계 하의 섭외OEM행위는 상표법 의의상 사용에 속하지 않으며, 당해 행위가 상표법 의의 상의 사용을 구성하지 않으므로 상표권 침해를 구성하는 것 또한 불가능하다.

필자는 섭외 OEM이 상표법 조항하의 사용에 속하는 것인가에 대하여 마땅히 공개사용의 관점에서 볼 때, 상표의 영역성 원칙을 결부시켜 분석을 진행해야 한다고 생각한다.

우선"상표법 의의상 사용"이 공개사용의 요구에 부합하는 것을 공통으로 인식해야 한다. 소위 공개사용이라는 것은 상표를 부착한 상품이나 서비스를 근거로 하여 상업유통영역으로 들어가 불특정다수의 소비자들이 정보를 얻을 수 있도록하는 방식의 사용을 가리키는 것이다. 2007년"강왕(康王)"의 상표취소사례를 보면, 최고인민법원은 법원이 제기한 관련 원≪상표법≫ 제44조 제1항제1호에서 규정한 "사용"에 대한 답변에서"상표법 의의상 사용, 즉, 관련 대중이 앞에서 언급한대로, 상품을 제공하는 동일하지 않은 시장 주체의 행위를 구별할 수 있도록 하기 위해서 상업활동 중에 공개하고 사실, 합법적으로 상표를사용하여 상품 출처를 표시한다고 밝혔다. 이 답변은 신≪상표법≫의 지지를 얻었다. 신≪상표법≫ 제48조의 규정에 따르면, 본 법에서 상표의 사용은 상표를상품 또는 상품포장 또는 용기 및 상품거래문서에 사용하고, 또는 상표를 광고선전, 박람회 및 기타 상업활동에 사용하며 상품 출처를 구분하는 데 사용하는행위를 포함한다고 말한다. 그러므로 상표법 의의상의 사용은 상업활동에서의 사용이어야하며, 이것은 즉 관련 상품이 시장 유통영역에 들어갔다는 것이다.상품이 유통영역에 들어가는 것은 상품이 객관적으로 유통영역의 사실 상태에존재한다는 사실 상태를 의미할 뿐만 아니라, 상표권자가 해당상품을 판매하는주관적인 의도를 가지는 것도 요구한다. 자국의 대만지역 상표법은 상표사용이상품 판매를 목적으로 해야 함을 명확하게 규정하였다.그러나 섭외OEM 생산과 운송 과정에 관련된 경영자가 해당상품을 판매하는 것을 목적으로 하지 않으며, 이러한 활동의 상표사용은 분명 상표의 공개 사용에 해당되지 않는다.

그 다음, 상표는 지역성을 가지고 있어서 동일하거나 유사한 상품에 동일하거나 유사한 상표가 다른 법령에서 다른 권리주체에 귀속되는 것은 지극히 보편적인 현상으로, 국외에서 등록한 상표는 그 효력이 중국 법령에서 미치지 못한다. 중국 상표법 규정에서 상표의 사용은 분명 중국 대륙지역의 관련 대중에게만 초점을 맞춘다. 이렇게 전부 수출에 사용되고 중국 내에서 시장유통영역에들지 않는 상표부착행위는 중국 내에서 상품의 출처를 식별하는 기능을 가지고있지 않기 때문에 상표사용행위에 해당되지 않는다.

결론적으로 섭외OEM 상품은 중국 유통영역에 들지 않아, 그 상표가 식별 기능을 발휘하지 못하여 상표법 조항하의 사용에 속하지 않는다.

실제로 상표법 개정 과정 중 섭외OEM 상표권 침해 문제는 일찍이 최초의 개정 원고에 구체적으로 드러난 적이 있었으나, 최종적으로 삭제되었다. 이것은섭외OEM 문제 자체와 연관된 여러 방면의 요소들과 관련이 있으나, 만약 해당문제에 대해 성문법의 형식으로 명확하게 적용시키지 않는다면 같은 사례를 다르게 판결하는 현상을 여전히 초래하게 될 것이다.

그리하여 필자는 사법해석의 형식으로 섭외 OEM 상표권 침해인정문제가 미치는 주요내용에 대해, 예를 들어 위탁자가 영역 외에서 상표권을 향유하는지,수출국과 상표권이 속하는 나라가 일치하는지, 섭외OEM 상품이 영내에서 유통하는 것인지 등을 상표권 침해 판결의 검증요소로 간주하여 명료한 법률로 법률 적용의 일치를 보장하기를 제의한다.