하나는 중국에서 "신바이룬(新百伦)"을 널리 사용하고 홍보하여 수많은 공중들로 하여금 "신바이룬(新百伦)" 이라는 브랜드가 미국의 유명한 운동화 브랜드 "NewBalance("NB"로 약칭)인 것을 인식하도록 하였고, 다른 하나는 일찍부터 "신바이룬(新百伦)"이라는 상표를 등록한 광저우의 로컬 브랜드인데 누가 "신바이룬(新百伦)"이라는 세 글자로 구성된 상표의 합법적인 사용권을 가지고 있을 까?

최근 광저우 중급법원은 권리침해 안건에 대해 역사상 최고의 배상액을 재결하여 서양 유명 브랜드 "NB"의 중국 총대리판매처인 "신바이룬회사(新百伦公司)"가 광저우 로컬브랜드에게 9980만 위안만큼의 높은 권리침해 배상액을 지불해야 한다고 판결하였다.

서양 브랜드가 중국 이름을 "신바이룬(新百伦)"으로 지었다

"NewBalance"라는 브랜드는 해외 유명한 운동화 브랜드로서 1906년 미국에서 창립되었다. 2006년 상하이 신바이룬회사(新百伦公司)가 설립되어 "NewBalance"시리즈 운동화의국내판매를 담당했다.

중국 시장문화에 적응하기 위하여 이 회사는 "신바이룬(新百伦)"이라는 중국어 이름으로 홍보와 마켓팅을 시작하였고 회사의 홍보광고 중 "신바이룬(新百伦)NewBalance"라는 로고를 사용했다. 이 브랜드의 시장확장에 따라 "신바이룬(新百伦)"이 바로 "NewBalance"인 것을 중국 소비자들에게 널리 알려졌다.

이"신바이룬(新百伦)"은 그"신바이룬(新百伦)"이 아니다.

"신바이룬(新百伦)"의 이름을 한창 날리는 참에 "위조품"으로 고소를 당하여 신바이룬회사(新百伦公司)도 기소를 받았다.

주모룬은 광저우에 있는 사장이고 2008년에 중국 국가공상총국상표국으로부터 승인을 받아 "바이룬(百伦)"과 "신바이룬(新百伦)" 이 두개 상표의 전용권리자로 되었다. 그리고 주모룬은 기업을 설립하여 "바이룬(百伦)"과 "신바이룬(新百伦)을 상표로 사용한 남성신발을 생산하고 대형백화점에 전문 판매코너를 설치하였다.

주모룬은 신바이룬회사(新百伦公司)가 "신바이룬(新百伦)"을 상표로 사용하여 제품을 판매하고 있는 것을 발견하였다. "이로 인하여 많은 소비자와 경영자들은 ‘ 신바이룬(新百伦) ’이라는 상표가 바로 피고인 신바이룬회사(新百伦公司)의 제품의 중국어 상표라고 착각하고 심지어 자신의 제품이 ‘ NewBalance ’인지 문의하는 고객이 종종 있었다." 라고 주모룬이 밝혔다.

주모룬은 신바이룬회사(新百伦公司)의 행위가 상표권리자인 자신과 등록상표 신바이룬(新百伦)과의 특정한 관계를 분리시켰고 자신이 상표 "바이룬(百伦)"과 "신바이룬(新百伦)"의 가치공간을 건설하고 확장하는 것을 방애하여 상표권침해행위를 구성한다고 주장하였다.

악의적인 사용이라 변명하기 어렵다

법정심판 중에 신바이룬회사(新百伦公司)는 상기 사용은 기업의 상호인 "신바이룬(新百伦)"을 사용한 것으로서 "신바이룬(新百伦)"을 "NEWBALANCE"라는 상품의 중국이름으로 사용하는 것일 뿐, "신바이룬(新百伦)"을 기업상호로 상품에 돌출되게 사용한 것이 아니라서 선의적인 사용이라고 변명하였다. 그리고 자기 회사가 "신바이룬(新百伦)"을 사용하여 상품을 판매한 시간이 원고가 "신바이룬(新百伦)"이라는 상표를 사용하여 상품을 판매한 시간보다 훨씬 길고 자사의 사용방식은 소비자나 관련 공중에게 혼동을 초래하지 않아 침해행위를 구성하지 않는다고 주장하였다.

하지만 광저우 중급법원은 조사를 통하여 "바이룬(百伦)"이라는 상표가 1996년 등록되었고 공개적인 방법을 통해 관련 정보를 쉽게 획득할 수 있는 것이라고 밝혔다. 뿐만 아니라 신바이룬회사(新百伦公司)의 관련회사인 신핑흥회사(新平衡公司)가 2007년 12월 상표국에 주모룬의 "신바이룬(新百伦)" 상표에 대한 출원등록을 거절하라는 신청을 제출하였지만 상표국은 받아들이지 않았다. 이는 신바이룬회사(新百伦公司)가 "바이룬(百伦)"과 "신바이룬(新百伦)"이라는 상표의 등록을 알면서도 "신바이룬(新百伦)"을 사용하여 자사의 제품을 표식하고 홍보한 것임을 표시한다. 법원이 주모룬이 "신바이룬(新百伦)"이라는 상표의 등록을 받은후 피고인이 판매와 홍보에 계속 "신바이룬(新百伦)"이라는 표식을 널리 사용하였다는 사실도 밝혔으므로 피고인이 "신바이룬(新百伦)"이라는 글자에 대한 사용이 선의적인 사용이라고 판단할 수 없다.

역방향 혼동이 침해를 구성한다

법원은 신바이룬회사(新百伦公司)가 자사의 기업명칭을 규범적으로 사용하지 않았으며, 관련공중에게 혼동과 착각을 가져다 주지 않고 시장의 무질서 상태를 초래하지 않기 위하여 타인의 등록된 상표와 동일하거나 유사한 표식에 대한 사용을 선의적이고 적극적으로 피하지 않아 "신바이룬(新百伦)"이라는 글자에 대한 사용행위가 원고인의 등록상표"바이룬(百伦)"과"신바이룬(新百伦)"에 대한 침해를 구성한다고 판단하였다. 또한 신바이룬회사(新百伦公司)가 제시한 합리적인 사용과 선사용이라는 항변에 대하여근거가 충분하지 않다고 판단하었다. 법원에서 보전한 피고인의 재무증거에 의하면, 신바이룬회사(新百伦公司)가 권리침해 기간에 얻은 이익은 1억 위안을 넘었으며, "신바이룬(新百伦)"이라는 표식의 사용방식과 범위를 보면, 신바이룬회사(新百伦公司)가 침해행위를 통해 거액의 경제이익을 거두어 해당 권리 침해책임을 져야 한다.

4월23일 광저우 중급법원은 1심에서 신바이룬회사(新百伦公司)가 타인의 등록 상표 전용권을 침해하였다고 판결하고 해당 상표에 대한 사용을 정지하고 주모룬에게 인민폐 9980만 위안을 배상해야한다고 판결하였다.

(출처:양청완보)

【논평】

추이리나：본건의 경우, 원고인인 주모룬이 1994년 신발 등 상품에 "바이룬(百伦)"이라는 상표를 등록출원하였고, 1996년 등록승인을 받았다. 2004년 주모룬이 신발 등 상품에 "신바이룬(新百伦)"이라는 상표를 등록출원하였고 2008년 등록승인을 받았다.

원고인이 등록한"바이룬(百伦)、신바이룬(新百伦)"이라는 상표의 경우, 구체적인 의미가 없고 상표법 의미상의 식별력이 있으며, 원고인이 "바이룬(百伦)、신바이룬(新百伦)"에 대한 등록상표 전용권을 가지고 있다. 그런데 신문기사를 보면, 원고인인 주모룬이 1994년 신발 등 상품에 "바이룬(百伦)"이라는 상표를 등록출원하였고, 피고인은 2006년 중국에서 설립되었다. 그리고 피고인의 관련회사가 "신바이룬(新百伦)"이라는 상표에 대한 이의신청을 제출한 적이 있는데 상표국의 지지를 받지 못하였다. 그러므로 원고인이 "신바이룬(新百伦)"이라는 상표를 등록출원한 것은 주관적인 악의가 없고 피고인이 원고인의 선행등록상표 "신바이룬(新百伦)"에 대해 명확하게 알고 있었다고 판단할 수 있다.

피고인의 사용상황을 보면, 자사의 상품이나 포장에 "신바이룬(新百伦)"을 사용한 것은 아니라 판매와 홍보 과정 중"신바이룬(新百伦)"을 사용한 것이다. 예를 들면, 공식홈폐이지에 "신바이룬 공식홈페이지 newbalance 중국 공식홈폐이지(新百伦官网newbalance中国官方网站)"를 사용하기도 하고 쇼핑 영수증에 "신바이룬의 제품을 구매해주셔서 감사합니다(感谢您购买新百伦产品)"로 사용하였다. 피고인은 "신바이룬(新百伦)"을 기업의 상호로 돌출되게 사용한 적이 없어 선의적인 사용이라고 항변하였다. 그러므로 본 안건은 피고인이"신바이룬(新百伦)"을 사용한 행위가 상표법 의미상의 사용에 속하는가에 관련되어 있다.

상표법 제57조에 따르면 "하기 행위 중의 하나에 해당될 경우, 모두 등록상표 전용권을 침해한 행위에 속한다: (5) 타인의 등록상표의 전용권에 기타손해를 초래할 경우."

우선, 피고인인 신바이룬회사(新百伦公司)의 관련회사가 2007년12월 "신바이룬(新百伦)"이라는 상표에 대한 이의신청을 제출한 것을 보면, 신바이룬회사(新百伦公司)는 "바이룬(百伦)"과"신바이룬(新百伦)"이라는 상표가 이미 등록되었다는 사실을 알면서도 "신바이룬(新百伦)"을 사용하여 자사의 제품을 표식하고 홍보하였기 때문에 선의로판단하기 어렵다. 다음, 피고인이 상품에 "신바이룬(新百伦)"을 직접적으로 사용한 것은 아니지만 소비자에게 자사의 제품의 브랜드를 홍보하는 것을 목적으로 판매와 홍보과정에 "신바이룬(新百伦)"을 사용했다. 이로 인해 소비자들은 이미 그것을 상표로 간주하여 상품의 출처를 구분했다. 마지막으로, 피고인의 사용행위는 실제로 소비자들에게 상품의 출처에 대한 혼동, 즉, 역방향 혼동을 가져다주었다. 이러한 역방향 혼동은 원고인의 등록상표의 식별력을 낮추게 되고 심지어 상실시킬 수 있어 이미 원고인의 등록상표전용권에 손해를 초래하였다. 그러므로 결국 피고인의 사용행위는침해행위라고 법원에서 판결하였다.