요약

무효청구인이 생산,판매하는 러닝머신은 당소 고객의 중국디자인특허를 대해 특허침해가 되는 의혹을 받고 있다.그러나 당소 고객은 제기한 침해소송을 대한 반격으로 무효청구인은 동 디자인특허를 대해 무효청구를 제기하였다.당소 고객은 동 무효안건을 당소에게 의뢰해 주었다.

안건배경

당소 고객은 헬스기구영역에서 아주 유명한 업체이며,동 업체에서 개발한 러닝머신은 중국에서 디자인특허등록을 받았다.무효청구인이 생산,판매한 러닝머신의 다자인은 당소 고객 특허의 디자인과 전체적으로 아주 비슷함므로 관련 공중에게 아주 쉽게 혼동을 초래하였기 때문에 동 생산,판매 행위는 당소 고객의 동 특허를 대해 침해혐의가 된다고 판단되었다.당소 고객은 2016년 제기한 특허침해소송을 대한 반격으로 하여 무효청구인은 특허소송과정중 전후 2차례로 무효청구를 제기하였다.

안건처리과정 개요

2016년 9월2일 무효청구인은 당소 고객의 중국디자인특허를 대해 무효청구를 제기하였다.

2016년9월27일 당소 고객은 동 디자인특허의 무효청구절차를 당소에게 의뢰해 주었다.

2016년 10월14일 당소는 상기 무효청구서를 대한 답변의견을 제출하였다.구체적으로는,당소 대리인은 “전체적인 관찰,종합적인 분석”의 각도에서 대비하여,동 디자인특허와 3개 증거사이의 차이점을 대해 상세적으로 분석하고 동 디자인특허와 제일 접근한 기존 디잔인(증거1)를 대비해 본 후의 차별 디자인 특징을 대해 중점으로 판단하고 분석하였으며,특허법 제33조 제2항 규칙을 따라 이런 차별 디자인 특징과 증거2 및 증3 관련 특징과의 명확인 차이점을 대해 논술하였다.

본 사건은 특허침해소송과 관련되어 당소는 안건처리과정중 특허침해소송을 대리한 변호사와 연락하여 침해제품의 디자인을 대해 상세히 알아보았다.무효청구인의 제품은 당소 고객 제품의 디자인과 사소한 차이점이 있는 점을 기초로 하여 당소는 답변의견서의 논점을 대해 합리적인 배치를 하였으며,구두심사과정중 명확한 투시도로 대비하고 상술한 특허 디자인과 증거1-3의 조합은 아주 명확한 차이점을 가지고 있다는 것을 대해 상세히 논술하였다.또한, 당소는 구두심사과정중 무효청구인이 무효청구서에 기재된”설계요소 혹은 설계개념은 설게특징과 동일시함” 및”설계개념에서 나온 시사점”등 법조를 대한 잘못된 이해와 운용을 강조하였다.그리고 <<심사지침>>에 규정하는 “대비시 전체적인 관찰,종합적인 판단하는 방식을 채택하고 사건에 관련된 특허와 대비디자인의 전체를 대해 판단하고 디자인의 부분 혹은 국부로부터 판단을 내리는 게 아님”등 원칙을 따르는 것을 강조하였다.

2017년2월22일 특허재심위원회에서 동 사건의 무효청구심사결정서를 발급하여 당소 고객의 디자인특허권의 유효를 유지해 주었으며, 당소 구두심리에서 주장한 상기 이유도 지지해 주었다.

첫번째 무효청구의 경험을 참고로 하여 당소는 제2차 무효의견진술과 구두심리를 준비한 동안 같은 방식으로 주로 답변시 의견진술배치 및 중점논술점을 강조하였다.

2017년7월14일 특허재심위원회에서 발급한 동 사건의 무효청구심사결정서에는 여전히 당소 고객의 중국디자인특허권의 유효를 유지해 주었다.

안건 시사점

1.동 사건 관련된 특허는 2번으로 무효청구를 당한 것은 양측 당사자의 선행 특허소송으로 인한 것이다.무효청구를 대해 서면답변과 구두답변을 대응하기 전 먼저 침해소송 양측 당사자의 논쟁점을 잘 파악해야 하고,다음으로 무효선고단계 논쟁될 사실과 이유를 대해 합리적인 배치를 하는 것은 무효선고단계의 진술과 침해소송중의 진술은 불일치로 인한 침해소송안건 판결에 대한 불리한 영향을 피면하기 위한 것이다.

2.동 사건 관련된 특허는 디자인특허이며,디자인 특허/특허출원은 특허법제23조제2항을 따라 판단되어야 하는 원칙은,발명특허 혹은 실용신안특허/특허출원은 특허법제22조제2항을 따라 판단되어야 하는 원칙과 비슷하지만,디자인특허는 판단시 대비디자인에서 나온 “시사점”과 연관없이 반드시 대비디자인에서 재시한 동일한 대체 디자인특징이야 한다.즉,디자인특허/특허출원은 특허법제23조제2항을 따라 판단시 불합리적인 무효이유로 오도를 받는 것을 피면해야 한다.

안건결과

특허재심위원회는 2차례의 무효청구심사결정서에 전부 당소 고객의 중국디자인특허권리를 유지해 주었다고 결정하였다.