1.FTO란 무엇인가?

FTO의 전칭은 Free To Operate이며 자유실시를 뜻 한다.이 단어는 최초로 해외에서 나타나서 기술실시자가 타인의 권리를 침해하지 않는 상황에서 자유실시를 뜻하는 것이며, FTO는 본질적으로 말하면 특허침해리스크분석을 뜻하는 것이다.

FTO분석의 내용 및 대상은 주로 유효한 특허(등록된 특허 및 심사중인 특허) 및 실효된 기존기술이며,분석의 주요 목적은 현재 실시되고 있는 기술이 자유실시기술의 범위에 포함될 수 있으며 타인의 권리를 침해할 수 없다는 것을 증명하기 위해선다.

2.FTO를 진행하는 이유?

기업의 제품은 국내에서 판매하고 또는 해외로 판매시 특허침해분쟁을 당할 리스크가 있으며 만일 권리자의 기소를 당하여 침해로 재판되면 항상 고액의 손해배상은 잇따란다.또한 기업은 법원의 강제집행금령을 당할 가능성도 있으며,예를 들어 이미 생산된 제품에 대한 판매금지명령, 침해재판된 제품에 대한 생산금지명령등은,이는 전부 기업에게 거대한 영향을 줄수 있어 기업에게 전기의 연구개발 및 생산 투입자금의 회수까지도 안 되는데 수익은 더욱 말할 필요 없다.

그러므로 기업은 연구개발 및 생산제조를 진행하는 동시 적어도 판매를 시작하기 전에 해당 제품의 침해리스크를 대해 식별하고 예방하며 회피해야 한다.이 부분은 기업에게 아주 중요한다.현재,국내 대부분 기업들은 특허를 대한 지식 및 기능보유가 아직 완벽하지 않아 있으며 특히 목적국가의 법률법규를 대해 잘 익숙하지 않기 때문에 제품의 수출판매과정을 더욱 불확정하게 된다.그러므로 기업들은 통상적으로 전문구기에게 특정한 제품을 대한 FTO를 의뢰하여 전문적인FTO분석보고를 받는 것이다.이러면 침해로 인정되더라도 악의침해로 인정될 가능성을 줄어들 수 있기 때문이다.

또한 어떤때 기업은 자유(自有)특허를 실시하는 것도 제3자의 특허권리를 침해하는 가능성을 배제할 수 없다.이때 기업의 자유(自有)특허는 제3자 특허권의 이용특허일 수 있다.중국특허법 및 관련 사법해석에 따르면 특허침해소송중 피고인이 자기의 특허를 실시하는 항변이유는 성립되지 못하고 침해로 재판될 가능성이 있다고 한다.

3.FTO분석을 진행하는 시기

일반적으로 FTO분석은 제품 연구개발의 전체 과정에 구현되어야 하며,하지만 제품 조기 연구개발 시기에 제품의 형태가 아직 고정화되지 않고 제품의 기술특징도 아직 확정되지 않기 때문에 FTO분석은 제품특징을 대한 대비를 하지 못하거나 제품특징을 대한 대비결과가 확정되지 않는 것이다.그렇기 때문에 제품 조기 개발 단계에는 먼저 특허경보분석을 진행하여 미리 개발연구자들에게 관련 기존기술 및 특허리스크를 알려 주어야 한다.제품의 기술특징이 확정된 후 더욱 확연한 지향성이 있는 FTO분석을 진행하여 이는 제품의 자유실시에 아주 강한 지도성을 발휘하게 된다.

또한 기업은 해외전시회 참가,협력개발,투자융자,상장합병 및 라이선스등 과정에서 전부 FTO분석을 진행할 수 있으며 이는 기업이 각각 다른 역할을 맡을 때 관련 제품리스크의 관리제어업무를 잘할 수 있게 도와준다.

4.FTO분석의 진행 방법

FTO분석을 진행하기 위하여 제품의 시장진출지역,제품의 기술특징,특허셔치,특허선별,청구항대비분석 및 결론의견 등 6개 방면으로 진행해야 된다.

1）제품의 시장진출지역

특허가 지역성을 가지고 있으며 다른 국가 및 지역에서 특허법률제도가 다른기 때문에 FTO분석을 진행하려면 먼저 제품의 생산지 및 예정된 진출국가를 확정해야 하여 분석의 목적성을 명확히 하기 위해선다.

2)제품기술특징

통상적으로 제품의 기술특징이 많으면 FTO분석을 진행할 때 제품의 전부 기술특징을 대상으로 고려하면 불필요한 업무가 많이 추가되기 때문에 대부분 기업들은 제품의 중요한 부품이나 부분을 대상으로 중점으로 고려하며,그중 비교적 중요한 부품이나 부분은 통상적으로 자주(自主)연구개발하고 침해리스크가 더 크게 된다.기존기술 부분 혹은 공급자로부터 구입한 부품을 대해 둘째로 치며 이런 부분들은 비교적 침해리스크가 낮거나 계약서를 따라 공급자가 침해리스크를 부담할 수 있기 때문인다.

3)특허셔치

특허셔치의 중요한 지표는 재현율이며 만약 재현율은 요구에 만족시키지 못하면 FTO분석의 효과가 달성하지 못하여 특허침해리스크를 배제할 수 없을 것이다.특허셔치를 진행할 때 청구항을 대한 셔치를 중요시하고 특허문현과 결합하여 기술특징을 대해 확인한다.또는 각각 독립된 데이터 베이스 혹은 도구를 선택하여FTO 특허셔치결과를 대해 확인하고,혹은 여러명 셔치인원이 서로 모르게 셔치를 진행하는 방식으로 셔치결과의 신뢰성을 높인다.   

4)특허선별

특허선별을 진행할 때 제품과 확연히 관련없는 특허를 제거하고 제품과 관계가 깊은 특허를 확인한다.일반적인 선별방법은 두 단계로 나누어 있으며 첫 단계는 초보적인 선별단계라고 하고 이 단계에서 한 특허는 합리적인 침해분쟁을 발생한 가능성이 없으면 직접적으로 이 특허를 제거하여 다음 단계로 진입시키지 않는다.두 번째단계는 정밀선별이라고 하고 이 단계에서는 첫 단계에서 선별한 특허를 대해 분석하여 해당 특허청구항과 고객 제품의 기술특징을 대해 자세히 대비한 후 해당 특허는 고객 제품과 관계가 있는 여부를 확인해 드린다.

5)청구항을 대한 비교분석

청구항을 대한 비교를 진행할 때 침해여부의 판단원칙은 구성요소일체의 원칙(상동침해相同侵权) 및 동일 판단 원칙(균등침해等同侵权)이다.제품 기술특징과 특허청구항의 특징을 대해 일일히 대비하여 상동여부 혹은 균등여부를 확인한 후 제품은 특허청구항의 보호범위에 폼함되는 여부를 확인한다.

6)결론 의견

FTO분석보고서의 결론 의견을 내릴 때 주로 기술제품과 특허권보호범위 사이에 존재하는 리스크 높이를 명확히 하고 제품의 침해리스크의 높이를 따라 결론 의견을 내려 기업에게 제품의 시장 진출 여부 판단을 위해 근거를 제공하여 기업의 침해리그크를 내려 드린다.