특허분할출원중 “피동분할” 및 “2차분할”은 실무중 흔하면서 특별한 문제다.현행 <<특허심사지침>>은 2019년11월1일부터 실시되어 이번 <<특허심사지침>>에서 “피동분할” 및 “이차분할”의 결합점에 대해 많이 수정하여 본문에서 간단하게 소개해 드리고자 한다.
피동분할 및 주동분할
특허법 실시세척 제42조의 규정에 따라 특허출원중 두개 이상 발명 혹은 실용신안 혹은 디자인을 포함하는 경우 출원인은 특허청에서 발급하는 특허등록허락통지서를 받는 날로부터 2개월이내 국문원특허행정부문에게 분할출원을 제출해야 한다.하지만 이미 거절이나 철회 혹은 취하간주로 된 특허출원은 분할출원을 제출할 수 없다.
바꿔서 말하면 특허출원은 여러게 발명을 포함하는 경우 해당 특허는 적당한 시간에 여러게 특허로 분해될 수 있다.
일반적으로 분할출원은 아래 두가지 경우가 있다:
가.본인의 의향을 따라 특허청에게 주동적으로 분할출원을 제출하는 것,바로 주동분할이라고 한다.
나.특허출원은 심사를 받아 단일성 결여로 인정되어 특허출원인은 지적된 단일성문제의 심사의견을 따라 분할출원을 제출하는 것은 피동분할이라고 한다.
2.첫 분할 및 2차분할
일반적으로 모안(母案)(원 특허출원)을 근거하여 제출하는 분할출원은 첫 분할이라고 할 수 있으며 분할출원을 근거하여 계속하는 분할출원은 2차분할이라고 한다.
“2차분할”은 실제로도 “주동분할” 및 “피동분할”로 나눌 수 있다.
1). “2차분할”중의 “주동분할”은 분할출원을 대해 다시 주동적으로 분할출원을 제출하는 것을 말한다.<<특허심사지침>> 제1부분 제1항 제5.1.1조 규정을 따라 이미 분할출원을 제출하면 출원인은 해당 분할출원을 대해 재차로 분할출원을 제출하는 경우 재차로 제출한 분할출원의 제출시간은 원 출원을 근거하여 심사받아야 된다.재차분할의 제출일은 상기규정에 만족되지 않는 경우 분할은 아니된다.
다시 말하면 분할출원을 근거한 재차 분할출원은 모안(母案)을 근거하여 제출하고 해당 제출기간도 모안(母案)출원의 심사진도를 따라 확정된다.
2) “2차분할”중의 “피동분할”은 분할출원은 심사과정중 단일성 결여로 지적되어 출원인은 해당 심사의견을 따라 해당 분할을 대해 재차분할을 제출하는 것을 말한다.
이런 분할출원은 아주 특변한다.예전의 <<특허심사지침>>에서 이런 분할출원을 대한 규정에 허점이 있기 때문에 2019년11월1일 부터 실시되는 <<특허심사지침>>에서 “2차분할”중의 “피동분할”에 대한 규정은 많이 수정되었다.
현행 <<특허심사지침>>제1부분 제1장 제5.1.1절 제(3)항 제5단규정:
심사관은 발급하는 분할통지서 혹은 심사의견통지서에서 분할출원은 단일성 결여문제가 존재된다고 지적하면 출원인은 심사관의 의견을 따라 재차로 분할출원을 제출해야 된다.재차분할출원의 제출시간은 단일성 결여가 존재되는 분할출원을 근거하여 심사받아야 된다.규정에 만족되지 못하면 해당 분할출원을 근거하여 분할하면 아니되고 심사관은 분할출원 미 제출로 간주되는 통지서를 발급해야 하여 안건종결처리를 해야 한다.
현행 <<특허심사지침>>은2차분할중의 피동분할의 분할시간 및 분할근거를 대해 명확하게 확정하였다.
분할시기:출원인은 심사관의 심사의견을 따라 재차로 분할출원을 제출하는 경우,재차로 제출되는 분할출원의 제출시간은 단일성 결여문제가 존재되는 분할출원을 근거하여 심사받아야 된다.만일 단일성 결여 분할출원은 pending 상태에 처하지 않으면 계속 분할출원을 제출할 수 없다.
분할기초:단일성 결여문제가 있는 분할출원, 모안 혹은 다른 동족특허가 아닌다.
이런 규정은 소위 말하는 “무한 분할”을 대해 제한하고 분할의 재차분할의 제출시간 및 제출기초를 명확하였다.
3.맺음말
실무중 주동분할출원 및 피동분할출원을 잘 이용하면 출원인에게 많은 도움을 가져다된다.예를 들면 심사기간을 미루게 하고,부분 청구항을 포기하방법을 통해 등록을 선점하고 포기되는 부분은 분할출원을 제출하는 것등 있다.
