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화학 분야의 진보성 관련 심사의견의 미세한 변화
시간: 2020-11-19 曲在丹 조회수:

1. 배경

최근, 중국 특허청은 “3성을 중심선으로 한” 심사 방침, 즉 신규성, 진보성과 실용성의 심사를 위주로 하고, 기타 법 조항(예를 들어 명세서에 충분히 공개되지 않았거나 명세서를 의거로 하지 않는 등)의 남용을 줄이고 있다.

 

2. 주요 내용

이와같은 배경에서 중국 특허청의 심사의견에도 대응되는 변화가 나타났다.

일부 통지서에 있어서, 특히 화학 분야의 출원건에 있어서, 진보성 문제에 대하여 전통적인 “3보법(三步法)”과 다른 평가 방식이 나타났다.

예를 들면, 화합물 특허출원에 대한 심사의견에 있어서, 심사관은 “인용발명1에 화합물A가 공개되었다. 청구항1의 화합물이 구성 (1)과 (2)에서 인용발명1과 차이가 있지만, 본 출원의 명세서중의 실시예에는  래디컬이 Ⅰ과 Ⅱ인 화합물의 기존기술에 대한 효과 데이터만 제시되었다. 청구항1에는 실시예중의 화합물과 구조적으로 차이가 큰 대량의 화합물이 포함되었고, 예를 들어 래디컬이 Ⅲ과 Ⅳ인 경우, 이런 화합물을 주요 재료로 사용하는 경우의 성능을 예측할 수 없다. 당업자는 인용발명1을 기초로 차이점 (1)과 (2)의 래디컬을 대체하여 이러한 화합물들을 얻을 수 있다”고 지적하였다.

분석을 통해 이해할 수 있듯이, 심사관은 래디컬Ⅰ과 Ⅱ를 포함한 화합물의 진보성은 인정하였지만 래디컬 Ⅲ과 Ⅳ를 포함한 화합물의 진보성은 거절하였다. 이것은 래디컬 Ⅲ과 Ⅳ를 포함한 화합물의 경우 구조가 실시예중의 화합물과 큰 차이가 있고 효과 데이터가 없기 때문이다. 이 심사의견은 출원인이 청구항1의 보호범위를 축소하기를 바라는 것으로, 예를 들어 래디컬 Ⅲ과 Ⅳ를 삭제하기를 바라는 것이다. 이 문제는 청구항1이 명세서를 근거로 하지 않았기 때문에 나타난 것이고 그중에서 래디컬 Ⅲ과 Ⅳ는 명세서에 의해 뒷받침되지 않았다.

또한, 촉매 특허출원에 대한 심사의견에서, 심사관은 “본 출원의 실시예에는 일반식 화합물중 촉매A가 올레핀 중합 촉매에 사용될 수 있다는 구성만 제시되었고 촉매A와 구조 차이가 큰 청구항1중의 기타 일반식 화합물이 유사한 올레핀 중합 촉매 효과를 구비함은 제시되지 않았다. ……. 당업자는 청구항1의 일반식 화합물을 리간드에 대한 수식 또는 조정을 통해 얻을수 있다. 따라서 청구항1은 특허법 제22조제3항에 규정된 진보성을 구비하지 않는다.”라고 지적하였다.

마찬가지로 분석을 통해 이해할 수 있듯이, 심사관은 청구항1중의 촉매A와 관련된 기술방안이 기존기술에 비해 진보성을 구비함을 인정하였다. 한편, 기타 일반식 화합물은 대응되는 실시예와 효과 데이터가 없기 때문에 기타 일반식 화합물과 관련된 기술방안은 기존기술에 비해 진보성을 구비하지 않는다고 지적하였다.

 

3. 관련 결론

이러한 심사의견은 진보성을 판단함에 있어서 자명성에 대한 판단에  엄격한 기준을 적용하였다. 특히 가장 가까운 기존기술을 확정함에 있어서 인용한 인용발명1의 차이가 비교적 크며, 전통적인 “3보법(三步法)”의 평가 방식에 따르면 이러한 인용발명은 쉽게 인용되지 않을 것이다. 그러나 현재에는 심사관이 보호범위내의 모든 기술방안의 기술효과를 중점적으로 고려하며, 명세서에 의해 뒷받침되지 않으면 가장 가까운 기존기술의 인용 기준을 낮춘다.

출원인의 입장에서는 이러한 진보성 과련 심사의견에 대응할 경우, 인용발명이 적합한지, 자명한지 여부를 고민할 것이 아니라, 이 청구항의 보호범위가 명세서에 의해 뒷받침되는지 여부를 분석하여야 한다. 진보성을 구비한다고 의견을 제출하는 동시에, 청구항이 명세서에 의해 뒷받침되는지 여부를 결합하는 방식으로 대응하여야 한다.


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