머리말:
만약 발명이 기술적 편견을 극복하고 사람들이 기술적 편견으로 인해 포기하는 기술적 수단을 채택하여 기술적 문제를 해결했다면 이런 발명은 두드러진 실질적인 특징과 현저한 진보를 가지고 창조성을 갖추었다.그러나 특허 출원과 심사 실천에서 기술적 편견에 대한 판단은 난점이 있다.이 글은 이러한 출원을 위해 작성 방식과 논쟁 방식에 대한 건의를 제공한다.
관련 규정:
<<특허심사지침>> 제2부 제2장 2.1.2절:"기술편견을 극복한 발명 또는 실용신안에 대하여 명세서에는 왜 이 발명 또는 실용신안이 기술편견을 극복했다고 하는지, 새로운 기술방안과 기술편견 사이의 차이 및 기술편견을 극복하기 위해 채용한 기술수단도 설명해야 한다."
<<특허심사지침>> 제2부 제4장 5.2절:"기술적 편견이란 특정한 기간, 특정한 기술 분야에서 기술자들이 특정한 기술 문제에 대해 보편적으로 존재하는 객관적인 사실에서 벗어나는 인식을 말한다. 이는 사람들이 다른 방면의 가능성을 고려하지 않도록 유도하고 해당 기술 분야에 대한 연구와 개발을 방해한다. 만약에 발명이 이런 기술적 편견을 극복하고 사람들이 기술적 편견으로 인해 포기하는 기술 수단을 채택하여 기술 문제를 해결한다면 이런 발명은 두드러진 실질적인 특징과 뚜렷한 진보를 가지고 있으며 창조성을 갖추고 있다"고 말했다.
<<특허심사지침>> 제2부 제4장 6.4절:"발명의 창조성 여부는 보호가 요구되는 발명에 대한 것이기 때문에 발명의 창조성에 대한 평가는 청구항에 한정된 기술 방안에 대해 진행해야 한다.발명이 기존 기술에 기여하는 기술 특징, 예를 들어 발명으로 하여금 예기치 못한 기술 효과를 발생시키는 기술 특징 또는 발명이 기술적 편견을 극복하는 기술 특징을 구현하는 것은 청구항에 기록되어야 한다. 그렇지 않으면 명세서에 기록되어 있더라도, 발명의 창조성을 평가할 때도 고려하지 않는다.이밖에 창조성의 판단은 청구항에 한정된 기술방안 전체에 대해 평가해야 한다. 즉 기술방안이 창조성을 구비하였는가를 평가해야지 어느 한 기술특징이 창조성을 구비하였는가를 평가하는것이 아니다."
<<특허심사지침>>의 상술한 규정에 따르면 "발명은 기술편견을 극복했다"는 것은 발명의 창조성을 판단할 때 고려해야 할 기타 요소의 하나이다.출원이"발명이 기술적편견을 극복한"상황에 속할 때 심사원은 고려해야 하며 발명이 창조성을 구비하지 못했다는 결론을 쉽게 내려서는 안된다.
특히, 이러한 출원을 작성할 때는 다음 사항을 유의해야 한다
1.배경기술에서 기존 기술이 해결해야 할 기술적 문제, 기존의 기술적 사고방식 등 객관적인 사실을 상세히 소개하고 편견이 생기는 원인을 설명한다. 특히 기존 기술은 본 발명의 원인을 고려하지 않는다.
2.본 발명의 기술방안을 구체적으로 공개하고 기술편견을 극복하는데 채용된 구체적인 수단을 기재한다.
3.필요한 증거를 제공한다.예를 들어 <<특허심사지침>>제2부 4장 5.2절에 제시된 예:"전동기의 방향전환기와 브러시 사이의 인터페이스에 대해 일반적으로 매끄러운 접촉일수록 좋고 전류 손실도 적다고 생각한다.한 발명은 방향전환기 표면을 일정한 거친도의 잔주름으로 만들었는데, 그 결과 전류 손실이 매끄러운 표면보다 더 적었다.이 발명은 기술적 편견을 극복하고 창조성을 갖추고 있다"고 말했다.출원인은 이 발명이 기술적 편견을 극복했다는 것을 증명하기 위해 전류 손실의 대비 증거를 제공해야 한다.
4.청구항에서 발명이 기술편견을 극복하는 기술특징을 한정적으로 구현한다.
그러나 실천 중에 일부 기술적 편견은 상술한 방식만으로 심사원을 신뢰시키기 어렵다.
예를 들어, 필자가 최근에 처리한 출원은 A 화합물이 인간의 경구 약물에 사용되는 용도와 관련된다.출원인은 A화합물이 그동안 경구용 투여에 적합하지 않은 것으로 판단됐다는 점을 제시하고 A화합물이 토끼가 경구용 투여한 실험에서 효과가 없었다는 증거를 제시했다.
그러나 심사원은 이러한 통식 화합물과 같은 종류의 화합물 B가 경구 약물에 사용되는 기존 기술을 검색했다.심사위원은 이러한 기존 기술이 토끼 실험이 개별 상황으로서 다른 실험 모델에서 A 화합물의 시도를 방해하지 않을 수 있도록 충분한 가르침을 제공했다고 생각한다
이러한 상황에 대해 다음과 같은 회답 사고방식은 출원인이 참고할 수 있도록 제공한다.
1.본 분야 관련 연구자들의 연구 진전과 관점을 정리하여 기존 기술이 A화합물이 인간의 경구용 약물에 사용되는 용도를 공개하지 않았음을 표명한다.
2.이 토끼 실험 증거가 이 분야의 기술 발전에 미친 중요한 영향을 증명한다.예를 들어, 이 분야의 다른 연구자들이 이 증거 문헌에 대한 인용과 관점을 정리하여 제공하고, 이 증거 문헌을 증명하는 저자가 이 분야의 저명한 학자이며, 이 증거 문헌을 수록하는 정기간행물이 이 분야의 중요한 정기간행물이라는 것 등이다.
3. A화합물이 토끼실험에서 효과가 좋지 않은 원인을 분석하고 그 원인이 이전에 의식되지 않았음을 표명한다.
4.이 발명의 성과가 업계의 호평을 받았다는 증거를 제공한다. 이런 증거는 이 발명 이후의 증거이지만 이 발명이 이 분야에 기여한 바를 나타낼 수 있다.
"발명이 기술적 편견을 극복했다"는 것은 심사위원이 고려해야 할 상황이지만, 때때로 출원인이 기술적 편견에 대해 더 많은 입증 책임을 제공해야 한다.이런 발명에 대해 출원인은 관련 기술발전정보를 잘 정리하여 공개하기에 적합한 내용을 명세서에 상세하게 기재할수 있어야 한다.이밖에 출원인은 또 항변에서 연구자나 학자의"선서서"등을 제공하여 심사원이 참고할수 있도록 시도할수 있다.
이상은 필자가 실천과 결합한 심득으로서 출원인에게 약간의 참고적의의를 제공하기를 희망한다.
