특허실질심사단계에서 출원인이 받은 심사의견통지서에는 늘 다음과 같은 심사의견이 있다. 어떤 청구항의 xx특징은 하나의 상위개념으로서 비교적 넓은 보호범위를 개괄하였지만 명세서가 제시한 실시방식에서 yy내용을 통해 xx특징을 실현하는것을 제시하였다.소속분야의 기술자는 이 상위 개념에 요약된 본 출원 실시 방식을 제외한 다른 방식으로 기술 문제를 해결할 수 있음을 예견하기 어려우므로 이 조항의 청구항은 명세서의 지지를 받지 못한다.

이런 심사의견에 대하여 출원인은 어떻게 적당히 대응할까?필자는 실제 업무 경험을 결합하여 다음과 같은 대응 수단을 총결하여 독자들이 참고할 수 있도록 제공하였다.

먼저, <<심사지침>>은 청구항에서 각 청구항이 보호하도록 요구하는 기술방안은 소속 기술분야의 기술자가 며세서가 충분히 공개된 내용에서 얻거나 개괄할 수 있는 기술방안이어야 하며 명세서 공개의 범위를 벗어나서는 안 된다고 지적하였다.소속기술분야 기술자는 면세서가 제시한 실시방식의 모든 동일대체방식 또는 뚜렷한 변형방식이 전부 같은 성능이나 용도를 갖고있음을 합리하게 예측할수 있다면 출원인이 청구항의 보호범위를 전부 동일대체방식 또는 뚜렷한 변형방식으로 개괄할수 있도록 허용해야 한다.

상술한 내용을 통해 알 수 있듯이,청구항은 명세서에 기초하여 얻은"개괄 방안"일 수 있으며, 전제조건은 소속 기술분야의 기술자가"개괄 방안"에 대응하는"하위 방안"이 전부 같은 성능이나 용도를 갖추고 있다는 것을 합리적으로 예측할 수 있다는 것이다.

이로부터 심사위원이 지적한 청구항이 명세서의 지지를 받지 못한다는 심사의견에 대해 필자는 다음과 같은 답변마이인드를 정리하였다.

답변 마이인드 1: 명세서 내용이나 기존 공개자료에 근거하여 현재의 청구항이 며세서의 지지를 받을 수 있음을 증명할 수 있는 경우 청구항을 수정하지 않고 직접 논쟁하는 방식으로 답변할 수 있다.예를 들어 명세서에 공개되지 않은 다른 하위 시나리오도 명세서에 열거된 하위 시나리오와 같은 성능이나 용도를 갖추고 있다.

답변 마이인드 2: 명세서 내용 또는 기존 공개자료에 의거하여 현재의 청구항이 명세서의 지지를 받을 수 있다는 것을 증명할 수 없는 경우 청구항을 수정하여 답변할 수 있다.예를 들어, 명세서를 바탕으로"중위 특징"을 유도하고, 본 분야의 기술자는"중위 특징"이 개괄한 본 출원 실시 방식을 제외한 기술 문제를 해결할 수 있 기타 방식을 예견할 수 있음을 설명한다. 그 중"중위 특징"은 심사원이 지적한 yy 내용에 대응하는 상위 특징일 뿐만 아니라, 본 출원의 원래 청구항이 기재하도록 요구하는 xx 특징에 대응하는 하위특징이기도 한다.

다음은 두 사례를 통해 각각 설명한다.

사례1은 청구항1에 기술적 특징인'목표 모델을 통해 나무가 있는 지역의 기후 정보를 처리하고 나무의 생장 추세를 확정한다'고 기재했다.

심사원은 심사의견에서 다음과 같이 지적했다. 목표모델은 비교적 넓은 보호범위를 개괄했으며 청구항1은 명세서의 지지를 받지 못했다.

필자는 셔치를 통해 한편 공개 자료를 검색했다. 공개자료는 주로 수학모형을 통해 나무가 서로 다른 기후 조건에서의 성장추세를 계산했다.

더 나아가 필자는 공개자료를 증거로 삼아 증거 중의 수학 모델이 대응하는 성능이나 용도가 본 출원에서 열거한 신경망 모델의 성능이나 용도와 동일하고 전부 기후 정보에 근거하여 나무의 생장 추세를 확정하기 때문에 출원인은 두 모델을 '목표모델'로 요약할 수 있고 이를 통해 청구항1의 '목표모델'에 대응하는 보호 범위가 적당하고 청구항1 은 명세서의 지지를 받을 수 있다는 것을 증명할 수 있다.

마지막으로 필자는 답변 마이인드1을 선택하여 이번 심사 의견에 답변하였고, 심사원은 필자의 답변진술을 인정하였다.

사례2는 청구항1에 기술적 특징인'두 공간 정보 간의 유사도 확인'을 기재했다.

심사원은 심사의견에서 상술한 기술특징은 비교적 넓은 보호범위를 개괄하였는데 청구항1은 명세서의 지지를 받지 못하였고 심사원은 또한 명세서에 근거하여 유사도를 계산하는데 사용되는 공식을 청구항1에 가입시킬수 있다고 지적하였다.

우선, 필자는 명세서의 내용을 바탕으로 공식이 실질적으로 벡터로 유사도를 계산하기 때문에 특징"유사도는 두 공간 정보에 대응하는 벡터로 확정된다"고 유도할 수 있으며, 필자는 이 기술 특징을 청구항1에 추가할 수 있다.

둘째, 필자는 벡터 거리를 계산하여 벡터 간의 유사도를 확정할 수 있다는 증거를 제공하였는데, 이는 공지 상식에 속한다.이로부터 본 분야의 기술자는 새로 추가한 청구항1의 특징을 이미 알고있는 상황에서 본출원 중의 공식을 제외한 기타 방식으로 유사도를 계산할수 있다는 것을 예견할 수 있다. 예를 들면 벡터거리를 계산하는 것이다.따라서 수정된 청구항 1에 해당하는 보호범위가 충분히 적당하고 명세서의 지지를 받을 수 있다.

마지막으로 필자는 답변마이인드 2를 선택하여 이번 심사의견에 답변하였고 심사원은 필자의 답변진술을 인정하였다.

상술한 사례를 종합하면 알 수 있듯이,"명세서의 지지를 받지 못한다"는 심사의견에 부딪혔을 때, 특허 대리사는 사건 자체의 상황에 근거하여 적합한 방식을 선택하여 답변할 수 있으며, 청구항에 대해 적합한 보호범위를 쟁취하고, 출원인의 최대 권익을 보호할 수 있다.