2023년 12월 21일, 국무원은 개정된 <<중화인민공화국 특허법 실시세칙>>을 공포했다. 이 실시세칙의 하이라이트 중 하나는 우선권의 구제절차, 즉 우선권의 회복, 증가, 수정을 도입하여 특허협력조약 (PCT) 국제출원의 관련 규칙과 연결할 것이다.

1. 우선권의 회복

시실세칙 제 36조와 제128조에 파리협약 경로를 통한 제출된 발명 또는 실용신안 출원과 PCT를 통한 중국 국가단계 진입한 출원의 우선권 회복 조건을 각각 규정하고 있다.

파리협약 경로를 통해 제출하는 발명 또는 실용신안 출원에 대해서는 실시세칙 제36조의 규정에 따라 출원인이 특허법 제29조에 규정된 기한을 초과하여 국무원 특허행정부서에 동일한 주제로 되는 발명 또는 실용신안 특허출원을 제출하고 정당한 이유가 있는 경우 기한 만료일로부터 2개월 이내에 우선권 회복을 청구할 수 있다.

이 조항에 관련 특허심사지침 (2023) 에 후출원은 선출원의 출원일로부터 12개월의 기한이 만료된 후 제출된 경우 특허청이 공포준비를 마칠때까지 출원인은 기한만료일로부터 두달내에 우선권회복을 청구할수 있다고 규정하였다.

실시세칙의 해당 조항 및 특허심사지침의 관련 규정에 따르면 파리협약 경로를 통해 제출한 발명 또는 실용신안 출원에 대해 출원인이 우선권 회복을 청구하는 시간조건은 다음과 같다:

1) 12개월의 우선권 기간 만료 후 2개월 이내;

2) 특허청이 발표 준비를 마치기 전에.

따라서 출원인은 실시세칙 제36조에 따라 우선권 회복을 청구할 경우 관련 시간조건을 엄격히 준수해야 한다.

PCT를 통해 중국 국가 단계에 진입하는 출원에 대하여 실시세칙 제128조의 규정에 따라: 국제출원의 출원일이 우선권 기한 만료 후 2개월 이내에 국제 단계 수리국에서 이미 우선권 회복을 허락한 것은 이미 본 세칙 제36조의 규정에 따라 우선권 회복 청구를 제출한 것으로 간주한다;국제단계에서 출원인이 우선권회복을 청구하지 않았거나 우선권회복청구를 제기하였지만 수리국이 허락하지 않았으며 출원인이 정당한 이유가 있을 경우 진입일로부터 2개월내에 국무원 특허행정부서에 우선권회복을 청구할수 있다.

실시세칙 이 조항을 통해 중국은 지정국 또는 선정국으로서 PCT출원의 중국 국가 진입한 '우선권 회복'에 대해 더 이상 보류하지 않다고 알 수있다.구체적으로 국제단계에서 이미 우선권을 회복한 출원의 경우, 중국 국가 단계 진입시 다시 단독으로 우선권 회복 요청을 진행할 필요가 없다.국제단계에서 출원인이 우선권 회복을 청구하지 않았거나 우선권 회복 청구가 수리국의 허락을 받지 못한 경우, 출원인은 중국 국가 단계 진입시 우선권 회복을 청구할 기회가 있으며, 구체적인 시간조건은 진입일로부터 2개월 이내로 요구된다.

특히 주의 할 점은 출원인에게 우선권 회복의 구제조치를 제공하였지만 출원인과 대리기구는 우선권 기한을 엄격히 모니터링하여 가능하도록 12개월의 우선권 기한 내에 특허출원을 제출할 것을 건의하며, 만약 12개월의 우선권 기한을 놓쳤다면 회복기한 내에 가능하도록 빨리 특허출원과 회복청구를 제출하고 대응하는 비용을 납부하여 회복기한을 놓치지 않도록 해야 한다.

2. 우선권의 증가와 수정

실시세칙 제37조의 규정에 따르면 발명 또는 실용신안특허 출원인이 우선권을 요구하였을 경우 우선권일로부터 16개월내 또는 출원일로부터 4개월내에 청구서에 우선권 청구항을 증가 또는 수정할 것을 청구할수 있다.

이 조항에 대해 특허심사지침 (2023) 에 “원인이 우선권 청구항의 증가 또는 수정을 청구한 경우 출원서를 제출시 우선권을 요구하고 규정된 기한내에 우선권 청구항을 증가 또는 수정할 청구서를 제출해야 한다.우선권 청구항을 증가하는 것을 요구할 경우,동시에 우선권 청구비를 납부해야 한다” 규정하였다.

시실세칙의 해당 조항 및 특허심사지침의 관련 규정에 따르면 출원인이 발명 또는 실용신안 출원을 제출시 적어도 하나의 우선권을 요구하면 우선권일로부터 16개월 이내 또는 출원일로부터 4개월 이내에 우선권 청구항을 수정 또는 증가하는 것을 요청할 수 있다.그러나 그 전에 출원인이 특허 출원을 제출시 요구한 모든 우선권을 성명해야 하며, 특허 출원 제출 후 더 이상 우선권 요구를 추가할 수 없다.이 조항의 도입이 출원인에게 중대한 이익이라는 것은 분명하다.그러나 시실세칙에 따르면 우선권 청구항은 '無'에서'有'로 하는 것은 받아들일 수 없다는 점에 유의해야 한다.

또한 출원인은 실시세칙 제37조에 따라 우선권 청구항의 증가 또는 수정을 청구할 경우 관련 시간 조건과 비용 조건을 엄격히 준수해야 한다.

3. 주의사항

실시세칙 제36조와 제37조의 규정은 중첩으로 사용할 수 없다.예를 들어, 이미 실시세칙 제36조에 따라 우선권을 회복한 경우, 더 이상 실시세칙 제37조에 따라 우선권 요구를 증가하거나 수정할 수 없다;실시 세칙 36 조 / 128 조, 37 조는 제 45 조 (인용에 의한 포함) 와 함께 적용 될 수 없다.즉, 실시세칙 제36조/제128조, 제37조에 적용되는 경우에는 실시세칙 제45조에 적용되지 않으며 그 반대의 경우도 마찬가지이다.

실시세칙에 상기 조항을 도입한 것은 출원인에게 우선권 구제조치를 제공하여 우선권 기한을 연장하거나 오류 우선권 청구항을 수정하는 데 사용할 수 있다.그러나 출원인과 대리기구는 이러한 구제조치에 지나치게 의존하지 말고 우선권 기한을 엄격히 모니터링하여 가능하게 12개월의 우선권 기한 내에 특허출원을 제출하고, 특허출원을 제출시 전부 정확한 우선권을 성명하여 후속 불필요한 부정적인 영향을 피해야 한다고 건의한다.우선권을 회복, 증가 또는 수정하는 것이 확실히 필요한다면 기한을 놓치지 않도록 가능하게 빨리 조치를 취하고 관련 비용을 제때에 납부할 것을 건의한다.