재심 절차는 기각 결정에 대한 신청인의 불복으로 시작된 구제 절차다.재심절차에서 재심청구를 제기하거나 재심통지서에 회답하거나 구두심리에 참가할 때 재심청구인은 신청서류를 수정할수 있다.그러나 그 개정은 ≪ 특허법 ≫ 제33조와 ≪ 특허법 실시세칙 ≫ 제66조의 규정에 부합되여야 한다."특허법" 제33조는"신청인은 그 특허출원문건을 수정할 수 있지만, 발명 및 실용신안 특허출원문건에 대한 수정은 원 설명서와 권리요구서 기재의 범위를 벗어날 수 없고, 외관디자인 특허출원문건에 대한 수정은 원 사진 또는 사진 표시의 범위를 벗어날 수 없다"고 규정한다."특허법 실시세칙" 제66조는"청구인은 재심청구를 제기하거나 국무원 특허행정부서의 재심통지서에 회답할 때 특허출원서류를 수정할수 있다. 그러나 개정은 기각결정 또는 재심통지서가 지적한 결함을 제거하는데 국한되여야 한다."

이로부터 알수 있는바 재심사절차에서 신청인은 일반적으로 특허출원서류를 주동적으로 수정할 권리를 향유하지 않고 수정의 내용과 범위가 일정한 제한을 받는다."특허법 실시세칙"제66조의 규정에 따르면, 재심청구인의 특허출원서류에 대한 개정은 기각결정 또는 합의팀이 지적한 결함을 제거하는 것에 국한되어야 한다.일반적으로 이러한 규정에 부합하지 않는 경우가 많습니다.

(1) 수정된 권리요구는 기각결정에 대한 권리요구에 비해 보호범위를 확대하였다.

(2) 각하 결정에 따른 권리 요구에 한정된 기술 방안과 단일성이 결여된 기술 방안을 수정된 권리 요구로 한다.

(3) 권리요구의 유형을 변경하거나 권리요구를 증가시킨다.

(4) 각하 결정에 지적된 결함과 관련되지 않은 권리 요구 또는 설명서를 수정한다.그러나 명백한 문자 오류를 수정하거나 기각 결정이 지적한 결함과 같은 성격의 결함을 수정한 경우는 제외된다.

재심 절차의 특수성을 감안할 때 재심 절차에서 특허출원 서류를 개정하려면 특허법 제33조의 특허출원 서류 개정에 대한 일반 규정을 따라야 하는 것 외에 기각 결정이나 합의팀이 지적한 결함을 제거하는 데 그쳐야 하며 임의로 내용을 수정하거나 추가할 수 없다는 것이다.

주의할 점은 상술한 상황 (1) 에 대해 재심절차 수정후의 권리요구와 기각결정이 겨냥한 권리요구와 비교해야 하며 원래 제출한 권리요구와 비교해서는 안된다.만약 재심절차에서 개정된 권리요구의 보호범위가 기각결정에 대한 권리요구의 보호범위보다 크다면 특허출원문건에 대한 수정이 원 설명서와 권리요구서에 기재된 범위를 벗어나지 않았더라도 상기 개정은 ≪ 특허법실시세칙 ≫ 제66조의 규정에 부합되지 않는다.

상술한 상황 (2) 에 대하여, 재심절차 수정된 권리요구와 기각결정 대상 권리요구를 비교하여, 수정된 권리요구와 기각결정 대상 권리요구 사이의 단일성 여부를 판단해야 하며, 수정된 권리요구 사이의 단일성 결여 여부를 판단해야 한다.재심 절차 개정에 따른 권리 요구와 기각 결정에 따른 권리 요구 사이에 단일성이 없다면 위의 개정은 특허법 시행세칙 제66조의 규정에 부합하지 않는다.

상술한 상황 (3) 신청인이 재심청구를 제출하거나 재심통지서에 회답할 때 제품권리요구를 방법권리요구로 수정하거나 방법권리요구를 제품권리요구로 수정하거나 주동적으로 새로운 권리요구를 증가하면 상술한 개정은 ≪ 특허법실시세칙 ≫ 제66조의 규정에 부합되지 않는다.그러나 신청인이 기각 결정에서 지적한 상하위 개념의 병존으로 인한 불명확한 문제를 극복하기 위해 기각 결정에 대한 권리 요구에서 하위 개념의 특징을 삭제하고 삭제된 하위 개념의 특징을 새로운 권리 요구에 한정하는 경우 권리 요구의 수가 증가하지만 상술한 수정은 여전히 허용되고 특허법 시행세칙 제66조의 규정에 부합된다.

상술한 상황 (4) 신청인이 재심청구를 제출할 때 기각결정에서 어떠한 결함도 지적되지 않은 권리요구를 수정할 경우 상술한 수정은 ≪ 특허법실시세칙 ≫ 제66조의 규정에 부합되지 않으며 그중의 뚜렷한 문자오류를 수정하거나 기각결정이 지적한 결함과 성격이 같은 결함을 수정하지 않는 한 말이다.

재심 절차에서 재심청구인이 제출한 수정된 신청서류가 특허법 시행세칙 제66조의 규정에 부합하지 않을 경우 합의팀은 일반적으로 이 개정을 받아들이지 않고 이전에 접수할수 있는 문건을 심사하는데 이는 재심청구인이 한차례 수정기회를 랑비하게 될수 있다.따라서 이 같은 문제를 피하기 위해서는 재심청구인이 재심의 절차에서 신청서류를 개정할 때 특허법과 특허법 시행세칙의 관련 규정을 엄격히 따라야 한다.

재심절차에서 신청서류 개정에 관한 규정을 잘 이해하기 위해 아래에서 필자는 구체적인 사례를 통해 분석과 토론을 진행하여 신청인과 대리사가 재심절차에서 신청서류를 수정할 때 참고와 도움을 줄 수 있기를 희망한다.

케이스

원래 제출 된 권리 요구 사항: 화합물 A를 포함하여 암 치료를위한 조성물.

기각 결정이 겨냥한 권리 요구: 화합물 A와 부형제를 포함한 암 치료에 사용되는 조성물.기각 결정에서 심사위원은 이 권리 요구가 비교 문서 1에 비해 창조적이지 않다고 생각했다.

재심 청구를 제출할 때의 첫 번째 수정 방법: 화합물 A를 포함하여 암 치료를위한 조성물.

재심 청구를 제출할 때의 두 번째 수정 방식: 암 치료용 약물 제조에 화합물 A와 부형제를 포함하는 조성물의 용도.

재심 청구를 제출할 때의 첫 번째 개정 방식에 대해 개정된 권리 요구와 기각 결정에 대한 권리 요구를 비교한 결과 기각 결정에 대한 권리 요구에 비해 재심 청구인은 기각 결정에 대한 권리 요구에서 기술 특징인'화부형제'를 삭제했다. 첫 번째 방식에 따라 수정된 권리 요구의 기술 방안이 원시 제출된 권리 요구에 명확하게 기재되었기 때문에 첫 번째 개정 방식은 원래의 권리 요구서와 제30조의 특허 기재 범위를 벗어나지 않았다.그러나 첫 번째 방식에 따라 수정된 권리 요구의 보호 범위는 기각 결정에 대한 권리 요구의 보호 범위보다 크다. 즉, 첫 번째 방식에 따라 수정된 권리 요구는 기각 결정에 대한 권리 요구에 비해 보호 범위를 확대했다. 이런 상황은 기각 결정이나 합의팀이 지적한 결함을 제거하기 위한 수정 방식에 속하지 않기 때문에 첫 번째 수정 방식은 ≪ 특허법 실시세칙 ≫ 제66조의 규정에 부합되지 않는다.

기각 결정이 겨냥한 권리 요구는 암 치료에 사용되는 조성물을 보호할 것을 요구하며 제품 권리 요구에 속한다.두 번째 방식으로 수정된 권리 요구에 대해 물질에 속하는 제약 용도 권리 요구.재심청구인은 창조적 문제를 극복하기 위해 재심청구를 제출할 때 제품의 권리요구를 물질의 제약용도 권리요구로 수정한다. 이런 방식으로 개정된 권리요구는 특허법 제33조의 규정에 부합되지만 이런 개정방식은 권리요구의 유형을 뚜렷이 개변시켰고 실심부서는 물질의 제약용도에 대해 아무런 실질적인 의견을 표명한 적이 없으므로 재심청구인이 재심청구를 제출할 때 제품의 권리요구를 물질의 제약용도로 수정하는 것을 허용하지 않는다.이러한 상황에 대하여 신청인과 대리사는 재심청구를 제기하거나 재심통지서에 회답할 때 제품권리요구를 물질로 수정하는 제약용도권리요구를 피면하여야 한다.질병 치료에 사용되는 제품의 권리 요구를 물질로 수정하는 제약 용도의 권리 요구는 실심 단계에서 흔히 볼 수 있는 개정 방식이지만 이런 개정 방식은 재심 단계에서는 허용되지 않는다는 점에서 특히 주의가 필요해 무시되기 쉽다.

위에서 필자는 한 사례를 통해 재심절차에서 신청서류를 수정하는 관련 규정을 분석하여 신청인과 대리사가 참고할 수 있도록 했다. 신청인과 대리사는 그 중에서 약간 볼 수 있기를 바란다. 재심절차에서 신청서류 수정에 관한 규정을 충분히 이해하고 재심절차에서 신청서류를 수정하는 방식을 신중하게 고려하며 재심절차에서 신청서류 수정에 대한 원칙을 정확하게 파악하여 수정 기회를 낭비하지 않기를 바란다.실제 운영 과정에서 재심의 절차에서 출원서류에 대한 수정이 복잡하게 뒤섞일 수 있으므로 신청인과 대리사가 구체적인 상황에 따라 수정전략을 유연하게 조정하고 수정된 방식과 내용을 신중하게 선택하여 개정된 내용이 특허법과 특허법 시행세칙의 관련 규정에 부합하도록 확보해야 한다.

요약하자면, 재심절차에서 합의팀은 일반적으로 기각결정에 의거한 이유와 증거에 대해서만 심사하고 특허출원에 대한 전면적인 심사의무를 부담하지 않는다. 따라서 재심절차에서 출원서류를 수정할 때 일정한 제한이 존재한다. 원설명서와 권리요구서에 기재된 범위를 벗어나서는 안 된다는 일반적인 규정을 따라야 하는 것 외에 기각결정 또는 합의팀이 지적한 결함을 제거하는 것에 국한되어서는 안 된다. 기각결정에 대한 권리보호요구의 기술적 범위가 한정된 방안에 비해 변경할 수 없다.기각 결정에 지적된 결함과 관련되지 않은 권리 요구나 설명서를 수정할 수 없다.

이 글은 필자가 실천 중의 일부 체험일 뿐, 단지 벽돌을 던져 옥을 끌어들이는 역할만 할 뿐, 독자에게 약간의 도움을 제공할 수 있기를 희망한다. 만약 타당하지 않은 점이 있다면, 더 많은 시정을 환영한다.