심판 요지

인증 판매업체가 브랜드 측의 상표권을 등록한 사실을 알면서도 해당 상표권을 침해하는 상품을 생산·판매한 경우, 침해된 지식재산권에 접근한 후 침해 행위를 저지른 악의가 있어 지식재산권의 징벌적 손해배상에서의 주관적 고의 구성 요건에 부합한다. 권리자의 손실, 침해자의 이익 또는 상표 사용료가 부분적으로 확인될 수 있는 경우, 확인된 부분을 기준으로 징벌적 손해배상액을 계산하고 미확인 부분에 대해서는 법정 배상액을 적용하여 배상액을 정한다.

사건 번호

1심: 상하이시 푸둥신구 인민법원 (2021) 허0115민초48095호

2심: 상하이 지식재산권 법원 (2023) 후73민종681호

사건 개요

제1669170호 "" 도형 상표는 사건이외인인 모마 타일 유한공사가 등록한 후 원고인 모리 회사가 독점 사용권을 획득하였다. 장기간의 경영과 홍보를 통해 "로마 타일" 브랜드 및 해당 상표는 업계에서 높은 인지도를 가지고 있다. 피고인 모하오 회사는 선후로 모마 타일 유한공사와 원고의 프랜차이즈 딜러로서 장기간 "로마 타일" 브랜드 상품을 판매하였다. 이 기간 동안 모하오 회사의 법정대표자 선모는 홍콩 특별행정구에서 모마 타일 홍콩 회사를 설립했고 제1669170호 도형 상표와 유사한 상표를 등록하였으며, 모하오 회사에게 타일 상품 외부 포장에 사용하도록 승인하였다.

또한 모하오 회사는 투자 홍보 활동에서 제1669170호 도형 상표와 유사한 상표를 사용하였다. 원고는 피고인 모하오 회사와 선모의 상기 행위가 상표권을 침해하고 부정당경쟁을 구성하며, 침해의 주관적 악의가 뚜렷하다고 주장하였으므로 피고들에게 침해 중지를 명하고 경제적 손실 및 합리적 비용 180만 위안(한화3.8억이상)을 배상하도록, 그리고 연대적으로 1배의 징벌적 배상금 150만 위안(한화 약3.5억 이상)을 지급하도록 판결해 줄 것을 청구하였다.

1심 법원은 심리를 거쳐, 피고 모하오 회사가 자신의 타일 제품의 외부포장 및 투자 홍보 활동에서 사용한 표지는 제1669170호 도형 상표와 유사상표로 구성되어 모하오 회사의 상기 행위가 원고의 상표권을 침해했다고 판단하였다. 압류된 침해 상품 수량, 타일 상품 일반 이익률 및 상표 기여도 등의 요소를 고려하여 원고에게 발생한 손해액을 초보적으로 계산할 수 있다. 모하오 회사가 생산 및 판매한 다른 차수의 타일 상품 및 투자 유치 홍보 활동에서 침해 표시를 사용한 행위로 인한 원고에게 초래된 손해액은 법정 배상금을 적용하도록 별도로 확정하기로 판단하였다.

모하오회사는 인증 판매업체로서 제1669170호 도형 상표 및 원고가 해당 상표에 대한 독점 사용권을 보유한 사실을 알면서도 침해 행위를 실시함으므로 압류된 침해 상품에 해당하는 원고의 손해액을 기준으로 징벌적 손해배상 책임을 져야 한다고 판단하였다.피고 모하오 회사는 침해 행위를 중지하고 원고에게 경제적 손해 74만 위안 이상 (한화 약 1.6억 이상)및 합리적 비용 6.4만 위안(한화 약 1300만 이상)을 배상하도록 판결하였다.

1심 판결 후, 모리 회사와 모하오 회사는 모두 상소를 제기했다. 2심 법원은 상소를 기각하고 원심을 유지했다.

(출처:상하이고급인민법원)