북경캉신화웬 리서치 & 인스티듀트사 리후이

오늘날 많은 해외기업과 중국기업은 중국의 거대한 시장에서 이익을 산출하고 중국시장은 많은 발전기회를 가져다 주었다. 기업은 업무성장점을 중국시장에 기대하며 자회사,사무처, 공장을 중국에 설치하고 있다.

중국의 거대한 시장의 발전에 따라 중국 지식재산권사업도 큰 발전이 있었다.시장이 점점 커짐에 따라 해외기업과 중국기업은 다투어 중국에서 지식재산권의 전략배치를 하고 있다. 2011년 중국특허출원양은 이미 세계1위를 차지하였고 여러면에서 중국의특허사업을 새로운 차원으로 발전시켰다. 거대한 특허출원양과 함께 특허등록양도 만만치가 않다. 이 많은 특허출원속에서 어떤 권리와 리스크가 있을 까요?

이 문제는 기업이 중국시장에 진출하기 전에 고려해 봐야 할 문제이다. 따라서 이런한 문제에 해답하려면 특허리서치를 이용하는 것이 중요한 도움이 될 것이다.특허 리서치를 이용하여 기업 자체의 제품,방안과 관련된 권리를 조사한 후 그 리스크에 대해 알수 있다.

구체적으로 말하자면 기업들은 제품을 생산하기전 혹은 중국시장에 진출하기전에 중국에 대한 권리침해방지조사를 해야하고 관련 제품과 기술방안이 권리침해가 되는지를 확인해야 한다.필자는 중국에 대한 권리침해방지조사를 어떻게 해야할지에 대해 예전 사례와 경험을 여러분과 공유하려고 한다.

(1) 중국 실용신안을 어떻게 대응 해야 하는가

많은 기업은 중국의 데이터베이스를 선택할 때 해외와 같이 발명데이터베이스를 선택하며 실용신안데이터베이스는 고려하지않는다.하지만 실용신안의 데이트베이스의 제거는 처음부터 데이트가 결여된 상태이다.중국의 실용신안의 출원은 등록이 빠르기 때문에 대량의 실용신안이 등록되여있다.이 많은 실용신안은 대부분이 실용가치가 없지만 "정타이"와 "슈나이더"소송안에서 실용신안의 권리침해로 거액 배상액이 생긴것을 감안하여 실용신안은 무시할수 없다.

그렇기 때문에 중국권리침해방지조사를 하려면 발명데이터 베이스와 실용신안데이터 베이스를 같이 선택해야한다.

이전의 안건에서 고객을 위해 권리침해방지조사를 했을 때 발명데이터베이스와 실용신안 데이터베이스를 선택하여 검색한 결과를 보면 신용신안이 놀라운결과를 가져올수 있다. 권리침해법의 심사원칙에 따르면 조사대상의 기술과 제품은 실용신안의 보호범위에 들어 갈수 있기 때문이다.

이러한 사례는 아주 많다. 예를 들면 어떤 실용신안의 보호범위는 그 기술의 최대범위를 커버할 수 있지만 설명서를 읽은 후 그 기술에 대한 공헌은 그렇게 크지 않다. 어떤 실용신안의 보호범위는 해당영역의 전문기술자가 보면 기존기술로 되여있었다. 또 모 실용신안은 기존기술방안인지 판단이 어려운 것을 보호되여있다. 그리고 일부분은 그냥 사소한 발명일 뿐이다.

이왕의 실무경험에서 권리침해예방검색을 했을 때 더 빠르고 더 많이 실용신안의 리스크를 제거하기 위해 항상 검색범위를 유효한 특허데이터베이스에서 각종 법률특허데이터베이스까지 범위를 넓혀 검색을 한다. 검색한 결과를 보면 어떤 실용신안보호의 기술방안은 예전의 무효발명특허중에서 공개된 것을 알수 있다.이런 방식으로 우리는 될 수 있는대로 대응해야할 방해가 되는 특허양을 감소시킬 수 있다.

이런 방법으로 후에 무효증거검색으로 해당권리의 안정성검색이 필요한 실용신안의 양이 적어져 비용도이 절감되고 따라서 기업 제품조정이나 기술방안 설계할 필요가 있는지가 정하게 될 것이다.

(2) 검사해야할 제품 기술을 선택에 대하여

하나의 제품은 일반적으로 여러가지의 부품과 여러 기술방안으로 구성되어 있기 때문에 해당제품에 관련된 여러 기술포인트나 사용된 여러 기술방안이 지식재산권 침해의 가능성이 있고 어느 하나의 기술포인트가 권리침해되면 해당 제품 전체가 권리침해위험을 직면하게 되어서 비용과 리스크관리 입장에서 보면 제일나은 방법은 비용을 절감하기 위해 일부중점기술방안을 선택하는 동시에 권리침해위험을 최소로 절감시키는 것이 베스트다.

중점기술방안의 선택과정중에서 제품에 대한 분해과정은 있고 이 과정은 제품을 기본 부품으로 분해하거나 제품을 여러 기술방안으로 분해하는 것이다.예전의 사례중에서 우리는 고객과 같이 다음 같은 몇가지 요소에 따라 제품검색의 중점기술방안을 선택하기로 한다. 고려되는 요소는 리스크와, 기술이전도 ,전체 제품에 대한 중요도,기술의 유래등이 있다. 예로 들면 지식재산권계약에 따라서 권리침해리스크를 납품업체에 이전시킬수 있는 상황이다.예를 들면 외부에서 구입한 부품은 일반적으로 검색할 필요가 없다. 그 이외에 우리는 항상 기술자와 함께 해당기술이 종래기술에 소속되는 가능성을 대해 기본적인 판단을 내린다.

이런 바탕에서 자사에서 연구개발한 방안은 검색의 중점대상이다.자사에서 연구 개발방안에서 해당방안이 제품전체에 대한 중요성을 고려해야 하고 제품의 기능과 특성에 대해 특별한 작용이 있는지를 확인한 후 핵심기술포인트를 검색리스트에 넣는다..

기술방안을 주의해야 할것은 하나의 부품이 흔이 여러기술방안으로 파생될수도 있다는 것이다. 예를 하면 해당부품의 제조기술과 이 부품의 구조이다.

(3) 검색전략의 확정

권리침해예방검색의 검색전략을 설정할 때 권리침해심사상황을 반드시 고려해야 한다.전술과 같이 어느 하나의 기술포인트가 권리침해가 되면 전체제품이 권리침해가 되기에 검색전략을 설정할 때 선택한 각 기술포인트에 대해 대응한 검색전략을 설정하는 것이다.
상술한 것과 같이 같은 부품의 제조기술과 부품의 구조를 대한 검색방식은 크게 다르다.

검색전략을 설정할 때 국외출원인이 제출한 중국특허에 관련 전문용어의 표달방식과 국내에서 제출한 특허 출원의 전문용어의 표달방식과 IPC를 고려해야 한다.

권리침해예방검색을 하는 목적은 청구항 내용중의 특허를 찾는 것이다.

해외출원인의 중국특허에 대한 기술용어를 설정할때 청구항에서 흔히 아주 상위적인 개념과 이런 상위개념과 같지않은 번역방식을 발견하고 어떤때는 이런 표현들은 우리의 목표인 구체적인 기술용어와 연결시키기 어렵기 때문에 검색전략을 확정할 때 명세서에 이런 기술용어에 대한 구체적인 제한을 해야 한다. 이것은 청구항의 몇개 상위개념과 도표를 참고하여 해당 특허를 찾을 수 있는데 도움이 된다. 실제안건에서 이런상황이 자주 보게 된다.그 외,명세서에 나오는 기술문제와 기능등에 관련전문용어가 아주 중요하고 이부분 내용을 검색하면 같은문제의 해결과 같은 기능의 특허를 검색하는데 보조역할이 되고 명확한 인도가 되여 같은 종류의 문제와 같은종류의 기능과 같은 조의 특허를 검색할수 있다.

국내출원인의 중국특허기술의 관련 전문용어를 설정할때 다른측면에서 주의를 해야하며 즉 특허문에 규범되진 않은 기술용어가 있으며일반적인 기술용어와 다르다.이럴때는 검색결과를 확인하고에서 규법되지 않은 기술용어를 찾는 것은 아주 중요한 일이다.

IPC를 사용하면 우리에게 정확한 인도를 해줄 것이다. 기술테마와 직접 대응하는 정확한 분류번호를 찾으면 해당 특허도 찾을수 있다.검색대상에서 검색방안 밑의 조가 있으면 누락을 피하기 위해 밑에 있는 조에 대해 검색할 필요가 있다.

권리침해예방검색을 하는 과정중에는 데이터의 완정성을 확보하는 것은 중요하다.그리고 IPC와 키워드사이에 서로 보완해야 하고 검색전략의 완정성을 확보하기 위해 교정하는 절차를 설정해야한다.교정방식은 일반적으로 어떤 경쟁자를 상대로 하여 관련 특허를 선별하는 것이다. 검색전략을 통해 해당특허가 전부 다 나올 수 있는지를 확인한다.

(4) 선별의 원칙의확정

선별의 과정중에서 초기선별과 정밀선별 두 단계로 나누었다.

초기선별은 일반적으로 개요와 개요도면에 의거하여 해당특허와 관련 없는 것을 제거한다. 권리침해방지검색의 목적은 청구항에서 나오는 관련특허를 찾는 것이라서 명확이 관련되지 않는 특허를 제거한 후 청구항을 읽는 방법으로 법률상으로 장애가 될수 있는 특허를 찾는 것이 바로 정밀선별과정이다.

초기선별을 통과한 특허는 권리침해예방검색의 선별원칙 따라서 정밀선별과정에 들어간다.침해판단원칙을 고려해서 보편적 커버리지원칙과 동일원칙에 의해서 선별원칙을 확정한다. 보편적 커버리지원칙과 해당되는 상황은 일반적으로 두가지가 있다.즉 기존기술특징과 검색된 유효특허의 청구항의 기술특징은 완전히 동일때 커버리지원칙으로 권리침해리스크가 존재한다. 기술특징이 이미 검색된 어떤 유효특허의 청구항의 보호범위에 들어가면 보편적 커버리지원칙으로 판단해야 할 권리침해리스크가 존재하고 있다.그렇기 때문에 상술한 두가지의 특허를 선별해야 한다. 균등원칙에 맞은 상황에서 기술특징이 이미 검색된 어떤 유효특허의 권리청구항의 기술특징하고 일부분이 동일한 것과 부합하다. 그렇기에 이런한 특허도 선별한후 권리침해가능성이 있는지를 판단해야 한다.

상술한 중요한 사항들을 구체적으로 확인하여 생산과 중국시장진출전에 리스크를 하나하나 확인하고 권리침해예방검색을 하는 것은 아주 중요하다.이러한 수단으로 구체적인 제품을 대해 중국의 대량의 특허에 잠재해 하여 있는 리스크를 명확이하고 미리 예방조치과 준비를 하는것이다.