요약: 본 문은 새로 개정된 중국특허법 시실세칙 중 성실신용원칙의 도입, 신규성 상실의 유예기간과 증명서류의 확대, 우선권 회복, 우선권 시정과 증가, 인용가입의 도입 및 심사지연 청구의 변화 등 관련 조항을 간단하게 소개하려고 한다.

키워드: 실시세칙 개정, 성실신용원칙, 신규성 상실 유예기간, 우선권 회복, 우선권 시정과 증가, 인용 가입, 심사 지연 요청

<<중화인민공화국 특허법>>의 제4차 개정이 2021년 6월 1일에 발효된 데 이어, 2023년 12월 21일에 개정된 <<중화인민공화국 특허법 실시세칙>>(이하 <<개정된 실시세칙>> 또는 <<실시세칙>>이라 약칭함) 을 공포하고, 제4차 개정된 특허법에 순응하며, 실시세칙의 관련 조항도 맞추어 개정하여 2024년 1월 20일부터 시행한다.이번 개정에 관련된 조항과 사항이 많기 때문에, 필자는 본 문에서 성실신용원칙의 도입, 신규성 상실의 유예기간과 증명서류의 확대, 우선권 회복, 우선권 시정과 증가, 인용 가입의 도입 및 심사 지연 청구의 변화 등 관련 조항에 대해서만 소개한다.

1.  성실신용원칙의 도입

새로 추가된 특허법 제20조 규정에 대응하여 개정된 실시세칙도 제11조를 새로 추가하였고, 새로 추가된 실시세칙 제11조는"특허출원은 성실신용의 원칙을 준수하여야 한다.각종 특허출원은 진실한 발명창조활동을 기초로 해야 하며 허위날조해서는 아니된다"고 규정했다.

이 조항은 특허출원은 성실신용원칙을 준수해야 한다는 것을 명확히 하였는데, 그 목적은 진실한 발명창조활동을 기초로 하지 않고 허위로 특허출원을 제출하는 행위를 규제함으로써 특허출원을 그 혁신의 본원으로 회귀시키는 데 있다.이와 동시에 출원인의 특허출원을 위해 실신용원칙을 준수해야 한다는 명확한 요구도 제기하였다.

이에 따라 개정된 실시세칙 제50조 (원 44조), 제59조 (원 53조) 와 제69조 (원 65조) 에도 관련 조항을 도입하여 발명, 실용신형과 디자인에 대한 초보적인 심사시 성실신용원칙에 위배되는 여부도 심사하고 이 조항을 기각조항과 무효조항으로 도입하였다.

이에 근거하여, 특히 국내 출원인의 경우, 미래에 특허 출원을 진행할 때 엄격히 법률이 규정한 틀에 따라 조작해야 하며, 특허 출원이 보호하고자 하는 기술 방안은 출원인의 혁신 실천 관련 기술에 속해야 하며, 출원인의 혁신 실천과 고도로 관련되어야 하며, 동시에 연구 개발의 1차 자료를 보존하여 후속 증명의 용도에 대비해야 한다.

2.신규성 상실의 예외상황과 증명 서류의 확대

특허법 제24조의 개정에 대응하여 특허법 실시세칙의 제33조 (원 제30조)도 개정하였다. 개정후의 실시세칙 제33조 제2, 제3항은 "특허법 제24조 제3항에서 학술회의 또는 기술회의라고 하는데 이는 국무원 관련 주관부문 또는 전국적인 학술단체가 조직한 학술회의 또는 기술회의 및 국무원 관련 주관부문이 조직한 학술회의 또는 기술회의를 말한다.

특허를 출원한 발명창조에 특허법 제24조 제 (2) 항 또는 제 (3) 항에 열거된 상황에 해당되는 경우, 출원인은 특허출원을 제출할 때 성명하고, 출원일로부터 2개월 이내에 발명창조가 이미 전시되었거나 발표되었으며,그리고 전시 또는 발표일에 관한 증명서류를 제출해야 한다."고 규정하였다.

개정된 실시세칙 제33조 제2항에는 신규성 상실의 예외 규정을 향유할 수 있는 학술회의 또는 기술회의는 원래로 국무원 관련 주관부문 또는 전국적인 학술단체가 개최하는 것에 국한하는데, 지금은 상기기구가 개최하고 상기 기구 인정하는 국제기구에서 개최하는 학술회의 또는 기술회의로 확대되었다.이는 특히 외국 출원인에게 있어서 중대한 이익이며, 신규성 상실의 예외를 향유할 수 있는 학술회의의 범위를 크게 확대하였다.

이와 동시에 개정후의 실시세칙 제33조 제3항에서 출원인이 제출해야 할 증명서류에 대한 요구도 크게 완화되였다. 원래 전시 또는 발표일자의 증명서류 (이런 증명서류는 일반적으로 주최단위에서 제시할 것을 요구함.)를 제출하는 것을 규정하는 것부터 발명창조가 이미 전시 또는 발표한 증명서류를 제출하는 것도 가능한다고 확장되었다.예를 들면 전시상명부 또는 회의록 등 서류를 제출해도 된다. 이런 서류는 일반적으로 전시회에 참가하거나 참가한 신청자가 스스로 취득할 수 있는 점에 따라서 신청자가 출원인은 증명서류를 제출하는 편의성이 크게 향상되었다.

따라서 전시회에 참가하거나 학술회의나 기술회의에 참가하여 신규성 상실의 예외를 향유하고자 하는 경우 출원인이 증명서류를 제출하는 난이도가 크게 낮아진다. 예를 들어 전시회에 참가하는 업체 명부나 회의록 등의 서류는 전시회에 참가하는 출원인에게 있어서 일반적으로 정상적인 경로를 통해 얻을 수 있어서 더 이상 주최 측에 증명서를 제출하도록 단독으로 요청할 필요가 없다.또한 학술회의나 기술회의의 주최측의 확장도 현재 국제교류가 날로 발전하는 흐름에 부합되고 또한 국내기업의 해외회의 참석과 국외기업의 국외회의참가에 대한 회의주최측도 한층 더 확충되여 기술교류와 기술진보에 유리하다.

3. 우선권 회복, 우선권 시정과 증가, 인용 가입의 도입

출원인에게 유리한 원칙을 관철하기 위하여 이번 개정후의 실시세칙에는 제36조, 제128조, 제37조와 제45조가 새로 증가되였다.이러한 신규 조항의 전반적인 취지는 출원인의 이익을 최대적으로 보호하는 것이다.

개정후의 실시세칙은 제36조를 새로 추가하여 "출원인이 특허법 제29조가 규정한 기한을 초과하여 국무원 특허행정부서에 동일한 주제에 대해 발명 또는 실용신형의 특허출원을 제출하고 정당한 이유가 있을 경우 기한만료일로부터 2개월내에 우선권회복을 청구할수 있다.”규정하였다.

이와 동시에 PCT출원이 중국국가단계에 진입한 출원과 일치하기 위하여 실시세칙에는 제128조가 새로 증가되여"국제출원의 출원일이 우선권기한이 만료된후 2개월내에 국제단계수리국에서 이미 우선권회복을 허락한 경우  본 세칙 제36조의 규정에 따라 우선권회복청구를 제기한 것으로 간주한다.국제단계에서 출원인이 우선권회복을 청구하지 않았거나 우선권회복를 청구하였으나 수리국이 허락하지 않았으며 출원인이 정당한 이유가 있을 경우 진입일로부터 2개월내에 국무원 특허행정부서에 우선권회복을 청구할수 있다.”고 규정하였다.

구체적으로 말하자면, 새로 추가된 실시세칙 제36조와 제128조는 출원인이 우선권 기한을 놓쳤지만 우선권 기한 14개월 내에 우선권을 회복할 수 있는 법적 근거를 제공하였으며, 동시에 중국 국가지식재산권국 (이하'CNIPA') 이 지정국과 선정국으로서 줄곧 보류해 온 우선권 회복 사항에 대해 더 이상 보류하지 않는다.PCT 국제출원에 대해 이미 우선권을 청구하였고 우선권기한이 만료된후 두달내에 국제단계에서 이미 수리국이 허락하여 우선권을 회복한 경우 PCT 출원이 국가단계에 진입시 출원인은 재차 회복수속을 밟을 필요가 없다.

상술한 두개 조항도 우선권 회복을 청구할 수 있는 기한 요구, 즉 기한 만료일로부터 2개월 이내(PCT 국제출원이 국제단계에서 회복을 청구하는 경우 포함), 즉 출원인이 우선권일로부터 14개월 이내에 회복 청구를 제출해야 한다고 명시했다.그러나 특례로 PCT 국제출원이 국제단계에서 회복을 청구하지 않았거나 회복청구가 성공되지 못한 경우 진입일로부터 2개월 이내에 CNIPA에 우선권 회복을 요청할 수 있다.

우선권 회복을 청구하는 경우, 출원인은 기한 내에 우선권 회복 청구서를 제출하고, 이유를 설명하며, 권리 회복 청구비, 우선권 청구비를 납부하고, 또한 선행 출원 서류 사본 (이미 국제국에 선행 출원 서류 사본을 제출한 경우를 제외하고) 을 동시에 첨부해야 한다.주의해야 할 점은 이 두개 조항이 언급한"정당한 이유"또는"이유"는 기본적으로 실시세칙 제6조 제2항에 규정된 이유와 동일되며 PCT출원에 대해서는 기본적으로"고의가 아닌다"는 이유가 적용된다.물론"합리적인 주의를 다한다"는 이유에 속한다면 우선권회복에 더욱 문제가 없다.

새로 추가된 제37조는"발명 또는 실용신형특허출원인이 우선권을 청구할 경우 우선권일로부터 16개월 이내 또는 출원일로부터 4개월 이내에 청구서에 우선권 요구를 추가하거나 시정할 것을 청구할 수 있다."고 규정하였다.

구체적으로 말하면 새로 추가된 실시세칙 제37조는 출원인이 우선권 청구를 잘못 또는 누락한 것에 대한 보완책을 제공하지만, 전제는 이 출원이 출원제출시 이미 우선권을 요구한 적이 있으며, 수정 또는 추가된 우선권의 출원일은 본 출원의 출원일 전 12개월 이내여야 한다. 이 조항은 우선권을 수정하거나 추가하는 기한, 즉 우선권일로부터 16개월 이내 또는 출원일로부터 4개월 이내에 특허청이 공포준비를 마칠 때까지 명시했다.출원인은 우선권 시정 또는 추가 요청서를 제출하여 오류 우선권을 시정하거나 우선권을 추가하는 것을 청구해야 한다.우선권 증가를 청구하는 경우, 출원인은 우선권 청구비도 동시에 납부해야 한다.

이에 따라 PCT 국가단계 진입 출원에 대해서도 국가단계 진입 절차를 밟는 동시에 또는 진입일로부터 2개월 이내에 우선권 시정청구를 할 수 있다.출원인이 국제국에 먼저 선행출원서류 사본을 제출한 적이 없는 경우, 우선권 시정 청구를 제기하는 동시에 선행출원서류 사본을 첨부해야 하여 시정의 근거로 한다.국가 진입 단계에서는 새로 우선권을 추가하는 것을 허용하지 않는다.

새로 추가된45조는 "발명 또는 실용신안특허출원이 권리청구서, 명세서 또는 권리청구서, 명세서의 일부 내용을 누락하거나 잘못 제출하였으나 출원인이 제출일에 우선권을 요구하였을 경우 제출일로부터 2개월 이내 또는 국무원 특허행정부서가 지정한 기한내에 선행출원서류를 인용하는 방식으로 보충제출할수 있다.보충제출한 서류가 관련 규정에 부합되는 경우, 제출서류의 첫 제출일을 출원일로 한다."고 규정하였다.

새로 추가된 시행세칙 제45조는 출원인이 출원서류를 누락하거나 잘못 제출한 항목 또는 부분에 대한 보완책을 제공한다. 즉 출원인은 우선권 출원을 인용하는 방식으로 누락되거나 정확한 부분을 보충하여 본 출원을 도입하여 원 출원일을 보류할 수 있다. 단, 누락되거나 잘못 제출한 내용은 우선권 출원의 사본 또는 그 중국어 번역문 (선행출원은 외국어 출원인 경우) 에 존재해야 하며, 그리고 이 우선권 출원의 출원일은 본 출원의 출원일 전 12개월 이내여야 한다.이 조항은 또한 인용 가입 요청 및 추가 제출 서류를 제출하는 기한을 명시하고 있는데, 즉 제출일로부터 2개월 이내 또는 CNIPA가 지정한 기한 내에 인용 가입 성명 확인을 제출하여 관련 서류를 추가 제출한다.

이에 따라 PCT 출원의 경우 국제단계에서 우선권 출원을 인용하는 방식으로 본 출원서류에 누락되거나 잘못 제출된 출원서류의 항목 또는 일부를 인용하여 본 출원서에 도입하여 원래의 출원일을 보류하는 경우, 해당 PCT 국제출원이 중국 국가단계에 진입시 동일하게 적용된다.CNIPA가 지정국과 선정국으로서 보류해 온 인용 가입 사항에 대해 더 이상 보류하지 않는 것이다.

출원인은 우선권 출원을 인용하는 방식을 통해 부족하거나 정확한 부분을 보충 제출하는 경우, 처음 특허 출원을 제출할 때 선행출원한우선권을 요구하고, 처음 특허 출원을 제출할 때 인용 가입 성명을 제기하여야 한다.출원인은 또한 특허 출원을 처음 제출한 날로부터 2개월 이내 또는 CNIPA가 지정한 기한 내에 가입 인용 확인 성명을 제출하고 관련 서류를 추가로 제출해야 한다.청구서에서 외국 우선권을 요구하는 경우, 원 수리기관이 발급한 선행출원서류 사본을 제출하고, 동시에 해당 사본의 중국어 번역문을 제출하여야 한다;본국의 우선권을 요구하고 선행출원번호와 출원일을 기재한 경우 선행출원서류 사본을 제출한 것으로 간주한다.만약 필요하다면 출원인은 출원일로부터 2개월 또는 통지서를 받은 날로부터 1개월 이내에 관련 비용을 보충납부해야 한다.

또한 출원인에게 주의를 환기시켜야 할 것은 분안출원은 실시세칙 제45조의 규정에 적용되지 않으며, 현재 조작차원에서 새로 추가된 실시세칙 제36조/제128조, 제37조와 제45조가 동시에 적용될 수 없으며, 즉 특허법 실시세칙 제36조와 제37조의 규정에 속하는 경우에는 특허법 실시세칙 제45조의 규정에 적용되지 않으며, 반대의 경우도 마찬가지이다.그럼에도 불구하고 상기 여러 조항의 증가는 출원인에게도 중대한 이익이며, 출원인의 출원 단계에서의 오류에 대해 여러 가지 개선 조치를 제공할 수 있다.

4. 지연 심사 요청의 변화

출원인의 의사결정에 유리하도록 이번에 개정된 실시세칙 제56조 (원 50조) 는 제2항을 새로 추가하였고, 개정된 실시세칙 제56조는"국무원 특허행정부서는 특허법 제35조 제2항의 규정에 따라 특허출원에 대해 자체적으로 심사를 진행할 경우 출원인에게 통지하여야 한다. 출원인은 특허 출원에 대해 심사 지연 요청을 할 수 있다"고 규정하였다.

실시세칙 제56조에 새로 추가된 제2항에 출원인은 특허출원에 대해 심사지연청구를 제출할 수 있다고 명확히 규정하였는데, 여기에는 발명, 실용신안 또는 디자인출원에 대한 구분이 없기 때문에 이 세 가지 종류의 출원은 모두 심사지연청구를 받을 수 있다.

주의해야 할 점은 발명특허의 심사지연청구에 대해서는 출원인이 실질심사청구를 제기함과 동시에 제기하지만 실질심사청구의 효력이 발생되는 날로부터 효력이 발생될 것이다.지연 기한은 지연 심사 요청이 발효되는 날로부터 1년, 2년 또는 3년이 될 수 있다.실용신안특허의 심사지연청구는 출원인이 실용신안특허출원을 제출함과 동시에 제출한다.지연 기한은 지연 심사 요청이 발효되는 날로부터 1년이다.디자인 특허 지연 심사 청구는 출원인이 디자인 출원을 제출하는 동시에 제출한다.지연 기한은 월 단위이며 최장 지연 기한은 지연 심사 요청이 발효되는 날로부터 36개월이다.

지연기한이 만료되기 전에 출원인은 지연심사청구의 철회를 청구할 수 있으며, 규정에 부합되면 지연기한이 종료되고 특허출원은 순서에 따라 심사를 기다리게 된다.필요한 경우 CNIPA는 자체적으로 심사 절차를 시작하고 출원인에게 출원인이 청구한 지연심사기한이 종료된다고 통지할 것이다.

이상, 필자는 성실신용원칙의 도입, 신규성 상실의 유예기간과 증명서류의 확대, 우선권 회복, 우선권 시정과 증가, 인용가입 도입 및 지연심사청구의 변화 등 관련 조항과 결합하여 개정된 특허심사지침의 관련 규정에 대해 간단히 소개하여 출원인에게 법조의 해독과 적용에 대한 편리를 제공하고자 바라며 만약 어떤 타당하지 않은 부분이 있으면, 여러 동료들이 아낌없이 지적하고 지도해 주십시오.