지적재산권 대리 실무에서 특허권자는 그가 중국에서 보유한 실용신안과 디자인의 등록 특허권으로 권리수호를 사무소에게 위탁하여 자신의 허가없이 특허실시하는 침해행위를 타격하기 위한 것이다. 그러나 일부 고객, 특히 외국 특허권자를 혼란스럽게 하는 것은 실용신안과 외관 디자인 특허가 이미 중국 특허국의 심사허락을 획득한 이상 왜 권리를 수호하려면 직접 사용할 수 없고 관련 특허의 <<특허권 평가 보고>>를 제공해야 하는가 하는 것이다.

먼저 중국 전자상거래 플랫폼이 실용신안과 디자인을 사용한 권리침해고소에 관한 규정을 살펴보겠다. 찡동(京东)의 경우, 찡동지식재산권보호플랫폼의 포트를 통해 타인이 자신의 특허권을 침해한 행위에 대해 고소를 제기할 때 소유권증명을 포함한 관련 서류를 업로드해야 하는데 실용신안이나 디자인특허권을 고소의 권리기초로 사용할 때 이 플랫폼은 <<특허권평가보고>>를 반드시 제출해야 할 증명서류로 명확히 하였다.마찬가지로 알리바바 그룹이 설치한 그의 산하의 각 전자상거래 사이트가 공용하는 타오톈 지식재산권 보호 플랫폼(淘天知识产权保护平台)에서 특허 침해 신고에 사용되는 소유권 증명 항목에도 "외관 디자인 특허/실용 신형 특허가 형식심사로 획득되어 불안정성이 존재하는 것을 감안하여, 예를 들어 외관 디자인 특허/실용 신형 특허는 2010년 1월 1일 (포함) 이후 출원되었을 경우,<<특허권평가보고>>를 신청받아야 하고 평가보고의 결론이 긍정적인 경론이어야 된다.”다고 기재하였다. 다른 중국 주요 대형 전자상거래 플랫폼,예로 핀뚜어뚜어(拼多多) 등도 실용신형과 외관디자인 특허권 평가보고서를 요구하는 비슷한 규정이 있다.

다음으로 세관 신고 지적재산권 보호를 살펴보겠다.<< 중화인민공화국 세관이 <지적재산권 세관 보호 조례>에 대한 실시 방법>>의 제7조의 규정에, 실용신형 특허 또는 디자인 특허 신고를 신청할 경우, 국무원 특허행정부서가 내리는 특허권 평가보고도 제출해야 한다고 규정하였다.해관총서의 지적재산권 해관보호 신고 홈페이지에도 실용신안이나 디자인 특허권 평가보고서가 신고 신청에 구비자료임을 명확히 명시했다.그리고 세관 신고 실무중 만약 신고 신청인이 결론이 부정적인 특허권평가보고를 제공한다면 예를 들면 실용신형의 특허 청구항이 전부 또는 부분적으로 ≪ 특허법 ≫ 의 등록요구에 부합되지 않을 경우 상응한 세관신고신청심사는 통과되지 않을 것이다. 즉 특허권자는 세관신고를 통해 특허보호를 진행할수 없다.

다음으로 실용신안이나 디자인 특허권을 이용해 행정기관에 특허침해 행위를 신고할 경우의 규정을 살펴보겠다. 국가지식재산권국이 제정한 ≪ 특허행정집법방법 ≫ 제11조에서 "특허업무를 관리하는 부문에서 특허권리침해분쟁을 처리할 것을 요청할 경우, 특허권의 유효 증명, 즉 특허등기부등본 또는 특허증서와 당년에 특허연차료납부영수증을 제공해야 한다.특허 침해 분쟁이 실용 신형 또는 디자인 특허와 관련될 경우, 특허 업무 관리 부서는 청구인에게 국가 지적재산권국이 내린 특허권 평가 보고서를 제출하도록 요구할 수 있다”고 규정하였다. 각지 지적재산권국 또는 시장감독관리국에서 이런 특허침해행정처리청구를 수리할 때 일반적으로 청구인에게 실용신형이나 디자인의 <<특허권평가보고>>를 제공할 것을 요구하며 보고서의 결론은 전체 청구항 또는 모든 천체 다지인이 ≪ 특허법 ≫의 등록요구에 전부 부합되지 않는다는 부정적인 결론이 아니된다..

마지막으로 특허권자가 실용신안이나 디자인을 사용하여 사법경로를 통해 법원에 특허권익수호를 기소할 경우의 상황을 살펴보겠다.중국<<특허법>>제66조 제2항의 규정에 “특허침해분쟁이 실용신안특허 또는 디자인 특허와 관련될 경우 인민법원 또는 특허업관리부서는 특허권자 또는 이해관계자에게 국무원 특허행정부서가 관련 실용신안 또는 디자인에 대해 셔치, 분석 또는 평가를 진행한 후 내린 특허권평가보고서를 제출하여 특허침해분쟁을 심리, 처리하는 증거로 삼도록 요구할 수 있다.특허권자, 이해관계자 또는 피소권리침해자도 자발적으로 특허권평가보고서를 제출할 수 있다”고 규정하였다.비록 특허권자 또는 이해관계자는 기소할 때 <<민사소송법>>제122조의 규정에 부합되는 서류만 제출하면 법원에 수리될 수 있으며, 특허권 평가보고서를 제공하는 것은 사건 수리의 필요조건은 아니지만, 후속 법원 사건 심리 과정 중 <<특허권 평가보고서>>의 있는 여부는 권리침해 소송 사건의 절차상 심지어 실체상에 중대한 영향을 미칠 수 있다.예를 들어 원고인으로 특허권자가 긍정적인 특허권 평가 보고서를 제공한 경우, 피고인 측이 답변 기간 내에 사건에 관련된 실용신안 또는 디자인 특허에 대해 무효 선고 청구를 제기했더라도 법원은 이 소송 사건의 심리를 중지하지 않을 수도 있다.한편, 법원의 실제 특허권 침해 소송 판례에서도 특허권자가 특허권 평가보고서를 제공하지 않기 때문에 소송을 기각당한 경우가 있었다.

이상의 서로 다른 방법으로 특허권자가 실용신안 또는 디자인 특허를 사용하여 권리를 수호할 경우의 요구상황을 통해 알 수 있듯이 중국의 실용신안과 디자인 특허는 특허국의 실질심사를 거치지 않고 권한을 위임받았기 때문에 그 특허권은 어느 정도 불안정성이 존재한다. 특허권자가 실용신안 또는 디자인 특허로 권리를 수호하려고 할 경우, 전자상거래 플랫폼, 행정기관, 해관총서, 인민법원은 모두 권리자에게 관련 <<특허권평가보고서>>를 요구할 수 있다.만약 상응한 특허권평가보고를 제공하지 않을 경우 전자상거래플랫폼의 권리침해고소, 행정기관에게 제기한 권리침해처리청구, 세관에게 신청한 특허신고보호가 수리되지 않거나 법원에 제기한 특허권리침해기소가 기각될 가능성이 있다.그러므로 권리자가 실용신형이나 디자인 특허를 사용하여 권리를 수호하려고 할 경우 반드시 먼저 <<특허권평가보고>>를 준비해야 한다고 건의한다.한 특정한 실용 신형 또는 디자인 특허를 대해 권리자가 국가지식재산권국에 특허권 평가 보고서를 한 번만 신청할 수 있고 보고서의 결론은 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있으며 또한 아무나 검색할 수 있으므로 일단의 권리자가 부정적인 결론의 평가 보고서를 받으면 후속으로 권익수호를 진행하기 어려울 가능성이 높기 때문에 어떻게 처리하는 것이 더 좋을까?

우선, 국가지식재산권국에 특허권 평가보고서를 신청하기 전에 권리자가 먼저 스스로 검색을 진행하거나 전문적인 로펌에 위탁하여 조사를 진행하여 실용신형이나 디자인 특허의 권리 안정성에 명확한 영향을 줄 수 있는 인용서류가 존재하는 여부를 살펴보고, 이러한 기존기술이 기존 디자인이 존재하지 않는 사실을 확인한 후 국가지식재산권국에 <<특허권 평가보고서>>를 신청할 것을 건의한다.

둘째,  특허권 평가보고서의 결론이 부정적이고, 특히 실용신형의 전체 청구항이 부정적이라면 해당 평가보고서의 오류 여부를 확인해야 한다.오류가 있을 경우 국가지식재산권국에 해당 오류에 대한 수정을 요청하고, 수정후 긍정적인 특허권 평가 보고서를 요청할 수 있다.

정면의 특허권 평가 보고서, 즉 평가 보고서 결론이 적어도 일부 실용 신형의 청구항이거나 적어도 어떤 디자인이 <<특허법>>의 등록요구에 부합할 경우에만 이러한 실용 신형이나 디자인 특허를 이용하여 권리를 보호할 수 있다.이로부터 전자상거래 플랫폼, 특허 행정 집법 기관이 특허 침해 고소와 조정 청구를 수리하지 않고, 세관 특허 보호 신고를 심사허락하지 않거나, 특허권 평가 보고서가 없어 법원에 제출한 특허 침해 기소가 기각되는 상황을 피할 수 있다.