기부원칙은 특허침해재판에 적용되는 법률원칙이며 <<최고인민법원은 특허침해분쟁안건의 심리에 적용되는 여러 법률문제를 대한 해석>>의 제5조에 “명세서 혹은 도면에만 서술되지만 청구항에 기재되지 않는 기술방안을 대하여, 권리자가 특허침해분쟁안건중 해당 기술방안을 특허보호법위에 포함시키면 인민법원은 지지하지 않는다”고 규정된다.

즉 단지 명세서 혹은 도면에 기술되며 청구항에 한정되지 않는 기술방안은 권리자가 해당 기술방안을 포기하는 것으로 간주되어 해당 기술방안은 무료로 사회에 기부하게 된다.후속의 침해소송중 권리자가 동일원칙을 근거하여 해당 기술방안을 다시 청구항에 포함시키면 아니된다.

안례소개

Huntsman수위스유한공사(Huntsman사로 약칭함)는 강소찐지실업주식유한공사(江苏锦鸡实业股份有限公司)등은 발명특허권리를 침해한다고 고소한 안건중,Huntsman사는 “아조 염료 및 제조 방법과 용도”발명특허(본건 특허로 약칭함)의 특허권리자이다.

무료선고 절차중Huntsman사는 본건 특허 청구항을 수정하고 수정된 청구항을 근거하여 본건 특허가 유효로 유지되었다.

본건 특허의 수정된 청구항1은 유리 카르복실산 및 술폰산 형식으로 존재된 식（1a）화학물 및 유리 술폰산 형식으로 존재된 식（2）화학물의 조합물을 보호한다.

본건 특허 명세서에 마지막 커플링절차에서 약산성 혹은 약알칼리성 환경에 소금 형식으로 존재하는 생성물을 취득한 후 다시 농염산을 놓는 방법을 통해 서술한 소금 생성물을 유리산 생성물로 전화시키는 것이라고 명확히 기재된다.

양측 분쟁점의 하나가 식（1a）및 식（2）화학물중의 설포기 소금의 기술방안을 본 건특허청구항1의 보호범위에 포함시키는 여부의 문제다.

법원재판

북경고급법원은 본건 특허 명세서에 식（1a）및 식（2）화학물이 유리산으로 가능하고 소금으로도 가능하다고 명확히 서술함으로 나트륨염일 경우 기부원칙을 따르면 Huntsman사는 명세서에만 설술되지만 청구항에 포함시키지 못하는  식（1a）및 식（2）화학물중의 설포기 소금의 기술방안을 본건 특허 청구항 1에 포함시키면 아니된다고 재판하였다.

이런 기초에서 모 단일 화학물이 성적상으로 산의 형식으로 존재되지 않으면 직접으로 본건 특허청구항의 보호범위에 포함되지 못하는 것으로 판단할 수 있다.

Huntsman사가 제공하는 샘플 검정보고를 따르면 검정된 샘플의 흑색 및 오렌지색의 조합부분은 소금이며 유리산이 아니라고 된다. Huntsman사는 동일원칙을 근거하여 명세서에만 서술되는 기술방안을 다시 청구항에 포함시키면 아니된다.

기부원칙을 따라Huntsman사가 제공하는 검정보고를 근거하여 피침해제품은 본건 특허 수정된 청구항 1의 보호범위에 포함되는 것을 증명하기 불충분한다.

그리하여 북경고급법원은Huntsman사의 전부 소송청구를 거절하였다.

시사점

상기 안건을 통해, 본건 특허 명세서에 아조 염료가 제조 과정중 소금형식으로 존재되는 중간 생성물을 농염산을 넣는 방식으로 유리산 생성물로 전화시킬 수 있다고 명확하게 기재하였다는 것을 알 수 있다.

본 영역의 기술자라면 본건 특허 명세서를 읽어서 창조적인 노동이 없이 바로 아조 염료 제조 과정중의 소금 생성물을 취득할 수 있으며 본 영역의 기술자는 해당 기술방안이 청구항에 한정되지 못하는 것을 아직 모른다.

이런 상황에서 특허 권리자가 동일원칙을 따라 소금 형식으로 존재되는 중가 생성물을 제조하는 기술방안을 다시 청구항에 포함시키면 아니되어 해당 기술방안은 무상으로 공중에게 기부하게 되는 것으로 간주된다.

필자의 생각은 기부원칙의 적용은 주로 특허출원시 청구항이 상대적인 하위의 개념으로 보호를 청구하고 명세서 혹은 도면에서 청구항에 대응되는 기술특징을 대해 확대하게 해석하여 후속의 침해소송시 동일원칙을 근거하여 청구항의 보호범위를 확대시키는 것이다.그리하여 기부원칙의 적용은 공중이익보호에 유익한다.

하지만 중국 특허 적성자의 수준이 좋고 나쁜 자가 뒤섞어 있으므로 기부원칙의 적용을 대해 신중해야 하고 기능,효과등 면에서 피소 기술방안은 특허의 보호방안을 대해 상규적인 대신인지,혹은 기술방안적으로 개선이 있는지를 고려해야 하여 공중이익과 특허권리자의 합법적인 권익의 균형을 충분히 유지시킨다.아니면 과도하게 기부원칙을 적용시키면 특허출원인이 가급적으로 적게 발명창조를 공개하는 것을 초래하여 중국 특허제도의 발전에 방해된다.