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중국의 섭외(涉外)OEM의 상표권리 침해 인정(연재물)
시간: 2016-01-16 조회수:

5. 맺음말: 섭외OEM의 위탁자와 생산자의 대처 건의
앞에서 언급한 것처럼 섭외OEM 행위가 상표권 침해를 구성하지 않는다는관점은 현재 중국 사법실천에서 대다수 법원이 지지하는 관점이기도 하다. 그러나 법률의 낙후성과 사법실천이 여전히 불일치한 상황이기 때문에 외국기업이중국 국내기업과 섭외 OEM 무역을 진행하는 경우, 상표권 침해의 위험을 줄이거나 피하는 효과적인 조치를 취하고, 상표권 침해 행위 분쟁이 생기는 경우에는 전문 변호사를 선임하여 적극적으로 대응하여 가장 유리한 재판결과를 얻기위해 노력해야 한다.

1) 위탁자의 대응대책

사례 5
미국의 모 선물회사가 장기간 중국기업에 A영문상표가 부착된 상품을 생산하도록 위탁하였다. 그런 후 그 중 한 생산업체가 A상표를 중국에 먼저 등록하고, 당해 미국 회사에게 A상표를 고가로 매입할 것을 요구하였고, 요구에 따르지 않으면 미국 회사의 중국에서의 생산행위와 수출행위에 대하여 상표권 침해에 대한 고소를 진행한다고 하여 미국회사의 중국에서의 생산과 미국의 판매에심한 영향을 끼쳤다. 이런 류의 사건은 섭외OEM 업계에서 적지 않게 볼 수있다.

관련 법률의 위험을 피하기 위해 저자는 중국에서 섭외 OEM을 진행하는 위탁자는 다음의 조치를 취해 적극적으로 대응하기를 건의한다.

첫째, 중국에서 상표등록을 적극적으로 진행한다. 중국 상표법은 사용 우선주의가 아닌, 출원 우선주의를 원칙으로 하기 때문에 실제상황에서 앞에서 언급한 것과 같이 위탁자가 먼저 사용한 상표를 생산자가 악의적으로 먼저 등록하는상황이 자주 일어난다. 통상적으로 말하자면 악의적으로 먼저 등록하는 것은 생산자가 위탁자와 사전에 소통을 진행하지 않은 상황에서 위탁자의 상표를 먼저등록하는 상황이다. 앞서 말했듯이 생산자 다수는 무역 협력을 진행하는 과정에서 위탁기업에 대하여 비교적 치밀하게 알고 있으므로 그 상표의 잠재 가치를깨닫는다. 이러한 상황에서 부당한 이익을 취하기 위하여 OEM상표를 먼저 등록하는 것이다. 이 생산업체들이 상표를 등록한 후, 이익을 취하는 주된 방식은위탁자와 장기간 협력을 강요하거나 위탁자가 고가로 상표를 매수하도록 요구하는 행위 그리고 위탁자와 동일한 상품을 자체적으로 생산하고 판매하는 것이다. 만약 기업이 중국기업과 장기적인 OEM 무역을 진행할 의향을 가지고 있다면, 상표등록을 진행하는 것이 생산자나 제3자가 악의적으로 상표를 먼저 등록하는 것을 예방하는 효과적인 조치이다.

둘째, 생산자와 하자가 있는 상품의 처리 조항을 약정한다. 만약 위탁자가 생산자와 생산과정 중 생긴 OEM상표가 붙은 하자상품의 처리에 대한 약정을 진행하지 않는다면, 생산자는 하자상품을 유통영역을 바꿔 판매를 진행할 수 있다. 이러한 사실은 이후 권리침해소송 중에 위탁자에게 불리한 증거가 될 수 있으므로, 이러한 사건 발생을 피하기 위하여 가공도급계약에서 하자제품을 소각하거나 회수하는 조항을 약정하는 것은 이런 류의 사건발생을 피하는 효과적인수단이다.

셋째, 수출세관의 선택. 수출세관이 다르면, 관할법원도 다르게 결정된다. 각지역의 법원의 섭외OEM이 상표권 침해를 구성하는지에 대한 집법 기준이 완전히 일치하는 것이 아닌 것을 고려하여 위탁자가 상품수출을 진행하는 경우에 수출세관을 신중하게 선택해야 한다. 되도록 섭외OEM이 상표권 침해를 구성하지않는다는 태도에 대하여 비교적 명확히 하고 있는 법원 소재의 세관을 선택하는것이 위험을 줄이는 효과적인 방법이다.

넷째, 계약서 약정을 통해 분쟁의 발생을 피한다. 무역 왕래의 편리함을 위하여 많은 국외기업들이 잇따라 중국에 자회사를 설립한다. 많은 자회사들이 설립후에 모회사의 상표에 대한 상표등록을 신청한다. 자회사의 단독법인 지위로 인하여 그 신청된 상표는 모회사가 권리를 부여 받지 않은 상황에서 상표를 사용할 권한이 없다. 이것은 본 논문에서 언급한 사례 1의 발생을 직접적으로 초래하였다.

그리하여 필자는 위탁자의 국외기업이 중국에 자회사를 설립할 경우, 분쟁의발생을 피하기 위하여 모회사가 가진 상표에 대하여 중국에서 상표등록 진행에대한 특별약정을 진행해야 한다고 제안한다.

2) 국내 생산자의 대응 대책

사례 6
나이지리아의 모 회사가 창저우의 한 공장에"MARK"상표가 표기된 섭외OEM 자동차 부속품을 위탁하였고, 위탁자는 나이지리아에서의 이 상표의 상표등록증서와 사용매취수권서(사용권한양도서)를 제공하였다. 창저우의 이 공장은 수속이 완전히 진행되었다고 여기고 곧바로 생산을 시작하였다. 얼마 지나지않아 이 공장은 미국의 한 회사로부터 이 회사가 중국에 등록한 상표의 독점사용권을 침해한 혐의로 고발을 당하였다. 창저우 상공 행정은 조사를 진행하였고, 창저우의 이 공장이 상표 권리침해를 구성한다고 인정하여 권리침해 상품을봉인하여 보관하였다. 이 공장은 미국회사가 나이지리아에서 상표등록을 가지고 있지 않고, 위탁 생산한 자동차 부속품은 전부 나이지리아로 수출되며 미국회사에 어떠한 실질적 손해를 끼치지 않는데 어째서 권리침해를 구성하는 것인지 이해할 수 없었다. 국내 상표법에서 섭외 OEM이 권리침해를 구성하는지의여부에 대하여 명확한 규정이 없는 상황에서 이 문제는 여전히 명확한 결론을얻을 방법이 없다.
지식재산권 전문가로서 우리는 중국생산기업이 아래 조치를 통해 위와 같은위험을 피하는 것을 제안한다.

첫째, 법률의식을 강화한다. 생산자가 마땅히 해야 할 일은 우선 진실된 신용의 경영이념을 세워 고문변호사를 선임하고, 상표법 훈련반을 조직하는 등의 방식을 통하여 생산자의 법률의식과 위험방지의식을 강화시켜 타인의 상표권 침범을 피하는 것이다.

둘째, 서면 위탁생산 계약을 체결하고 잘 보관한다. 어떤 생산기업은 섭외OEM무역을 진행할 때 구두약정을 기초로 하고, 기본적인 계약조차 체결하지않는다. 그리하여 명확한 쌍방권한과 책임을 위하여 서면계약을 제정하고, 위탁자의 상표가 권리침해 사건에 연루 될 경우의 책임문제에 대한 약정을 진행하여자신의 권익을 최대한 보호해야 한다. 또한 서면위탁생산계약을 잘 보관하는 것은 생산자가 훗날 소송을 할 경우에 스스로의 심사의무의 증거부담을 줄이는 데효과가 있을 수 있다.

셋째, 위탁자의 상표권 속 증명문서를 심사한다. 생산자가 위탁자와 위탁계약을 체결하기 전에 위탁자의 상표권에 대하여 심사를 진행한다. 구체적으로 다루어 보면, 우선 상대방이 제공한 등록상표권리증명서의 원본을 원본을 제출하도록 요구할 수 있다. 다음으로 증명서의 상표번호를 근거로 상표국에 연결된웹사이트에서 실태조사를 진행하고, 사용이 결정된 상품의 범위를 심사하여 생산상품이 사용이 결정된 상품범위 내에 있는지의 여부를 확실히 한다.

마지막으로, 상표증서의 유효기간을 대조 검사하여 상표등록증서의 유효성을 보증한다. 만약 위탁자의 OEM위탁상표가 중국에서 다른 사람에 의해 등록된 상표라면 위탁자에게 기타 권리증명문서, 통상적으로 관련된 상표사용허가계약서 및 국외상표등록증명문서를 제공하도록 요구할 수 있다. 허가계약서 상의 등록상품분류가 위탁가공상품과 일치하는지, 사용이 허가된 지역의 범위, 사용이 허가된 기간이 만료가 되었는지 등의 방면으로 심사를 진행하여야 한다.
 

 

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