<<상표법>> 제4조는 사용을 목적으로 하지 않는 악의적인 상표등록출원은 허락하지 말아야 한다고 명확히 규정하였다.

이 말은 간단해 보이지만 많은 기업들을 당황스럽고 어리둥절하게 한다. 도대체 어떤 등록이 "악의"라고 하는가?자신은 분명히 정상적으로 브랜드를 배치하고 몇 개의 상표를 더 출원했는데, 어떻게 사재기로 의심을 받을 수 있을까?정말 악의가 인정되면 또 어떻게 자신의 결백을 증명해야 할까?

오늘은 공식심사표준과 결합하여 직설적이고 알기 쉬운 방식으로 악의적인 등록을 어떻게 인정하고 기업이 오판을 당했을 때 어떻게 자증할것인가 하는 이 두가지 문제를 설명하려고 한다.

상표법 제4조가 도대체 어떤 악의를 소관하는가

법률이 진정으로 타격해야 할 것은 "등록이 많다"가 아니라, 쓸 생각이 없고, 단지 빈틈을 타서 상표 자원을 점용하려는 행위이다.공식심사기준에 따르면 다음과 같은 10가지 유형의 경우 "사용목적으로 하지 않는 악의적인 등록"으로 직접 인정된다.

1.출원수량이 거대하고 정상적인 경영 수요를 현저히 초과한다: 실제 업무가 없거나 규모가 극히 작지만, 범주를 뛰어넘어 대량으로 출원하고, 진실한 사용 의도가 부족하며, 상표 등록 질서를 교란한다.

2.여러 주체의 선행저명상표를 대량으로 복제, 모방, 표절한다: 타인의 브랜드 열기를 문지르고 상업 명예를 침범하며 상표 등록 질서를 파괴한다.

3.같은 주체의 유명 상표에 대해 반복적으로 등록출원한다: 타인의 일정한 지명도가 있는 상표를 대해 반복적으로 출원하여 상표 등록 질서를 교란한다.

4.대량으로 타인의 상업표식을 선등록한다: 타인의 기업상호, 전자상거래명칭, 도메인이름, 일정한 영향을 가지는 상품명칭/포장/장식 등과 동일되거나 근사된 표식을 출원한다.

5.공공 문화 자원을 많이 선점한다: 유명 인물의 이름, 유명 작품/캐릭터 명칭, 식별성이 있는 미술 작품 등과 같거나 비슷한 표지를 출원한다.

6.대량으로 행정구획/산천/관광지/건축물 명칭을 선점한다: 지명, 관광지명, 건축명 등 공공자원과 같거나 비슷한 표지를 출원한다.

7. 식별성이 부족한 통용 표지를 대량으로 출원한다:지정상품/서비스의 통용 명칭, 업계 용어를 출원하거나 품질, 원료, 기능 등 식별성이 부족한 표지를 직접 묘사한다.

8.대량 출원 및 상표 양도: 대량의 등록 출원을 제출한 후, 상표를 다른 주체에게 양도하여 상표 등록 질서를 교란한다.

9.이익을 목적으로 악의적으로 판매하거나 협박: 먼저 사용한 사람 또는 브랜드의 진정한 소유자에게 합작을 강요하고 고액의 양도비/허가비/배상금을 요구한다(이 조항은 주로 이의와 심사 절차에 적용된다).

10. 기타 악의적인 등록 상황: 악의적으로 인정될 수 있는 기타 상표 출원 행위.

특별 팁:

• 악의적 등록은 출원인 본인이 출원하는 것에 국한되지 않으며, 출원인과 내통하고 특정 신분관계가 있는 주체가 대신 출원하는 것도 포함한다;상표 양도 행위는 악의적인 등록에 대한 인정에 영향을 주지 않는다.

정상적인 출원은 악의로 인정되면 자신의 결백을 증명하는 방법

많은 기업들이 규모가 크고 업무가 넓기 때문에 브랜드를 보호하기 위해 여러 종류, 여러 상표를 배치하다가 악의적으로 비축한 것으로 오판되었다.사실 등록이 많다≠ 악의,합리적인 증거를 제시하기만 하면 자신이 정당한 보호라는 것을 분명히 말할 수 있다.

다음과 같은 몇 가지 방법으로 자료를 준비할 수 있다.

1. 기업이 실제 경영 규모와 사용 능력을 갖추고 있음을 증명한다

사업자등록증, 납세기록, 사무/생산장소증명, 종업원사회보험, 재무제표, 업종자질영예 등을 내놓는것은 회사가 진실한 업무와 실력이 있으며 빈껍데기회사가 함부로 상표를 등록하는것이 아니라는것을 증명한다.

2. 상표 배치와 업무 범위의 높은 일치를 증명한다

기업의 기존 업무, 상하류 산업 사슬, 미래 확장 계획을 정리한 것은 상표 출원 유형이 모두 실제 경영 제품이나 서비스를 둘러싸고 있으며, 여러 종류의 등록은 맹목적으로 선점하는 것이 아니라 전체 업무 장면을 포괄하기 위한 것임을 설명한다.

3. 실제 사용 의도 또는 실제 사용 증명

제품 포장, 홍보 자재, 전자상거래 플랫폼 사용 페이지, 판매 계약 및 영수증, 전시회 자료 등 상표 사용 증거를 제공한다.

아직 사용에 투입되지 않은 경우, 제품 설계 원고, 생산 계획, 마케팅 방안, 브랜드 보급 계획 등을 제출하여 명확하고 합리적인 사용 안배가 있음을 증명할 수 있다.

4.합리적인 방어성 등록에 속한다는 것을 증명한다

이는 주브랜드가 이미 일정한 시장지명도를 갖추었음을 설명하며 관련 또는 비유사한 유형에서 상표를 출원하는 것은 타인이 자신의 브랜드를 반착, 희석화, 오손하는 것을 방지하기 위한 것으로서 업종에서 통용하는 브랜드보호책략에 속하며 공공자원을 점용하는 것이 아닌 것을 설명한다.

5.기업이 악의적으로 사재기, 양도하여 이익을 챙기는 역사가 없는 것을 증명한다

기업상표관리제도, 과거사용기록을 제출하여 명의아래의 상표가 모두 자체경영에 사용하고 이익으로 양도, 악의적인 고소, 공갈협박 등 행위가 없으며 주관적으로 정당성을 갖고 있음을 설명한다.