사례배경

현재, 중국의 심사관은 생물화학영역의 특허청구항에 있는 "서포트"문제에 대해 엄격한 심시기준을 가지고 있다. 일반적으로 실험실시예에서 증명을 받은청구항(혹은 그중에 있는 기술특징)만을 받아들일 수 있다.아미노산배열에 관한청구항은 일반적으로 효과인증을 받은 특정된 아미노산배열을 대한 보호만 허락하는 것이다. 다시 말하자면, 중국의 심사관은 "포함" 혹은 "구비" 이런 개방적인 방식으로 아미노산의 배열을 한정하는 것을 허락해 주지 않는다.

이런 심사기준을 선택하는 이유는, 심사관은 아미노산체인에 어떠한 미소한 변화가 생겨도 최종 형성된 단백질의 기능에 영향을 끼칠 가능성이 있다고 여기고 있기 때문이다.특정된 아미노산배열의 한쪽 혹은 양쪽에 부가아미노산을 하나 혹은 여러 개를 첨가하면 아미노산의 배열은 변화가 생긴다. 따라서 형성된 단백질의 기능도 변화될 수 있다.하지만 우리는, 모든 아미노산배열에 관한 특허출원이 해당 아미노산배열이 특정된 기능의 단백으로 형성된다고 요구하는 것은 아니며, 이런 특허의 출원에 관하여 출원인이 권리청구항을 특정된 아미노산배열로 한정해야 되는지에 대해 논의를 해봐야 할 것이라고 생각한다.

본 안건은 그중 하나의 대표적인 실례이다.

안건 처리의 과정과 결과

(1) 심사권은 OA1를 통해 청구항 1의 특징인 "전술한 폴리펩티드는 헤파린 결합 영역이 포함된다"는 것은 명세서의 서포트가 없다는 것을 밝혔다.

본 발명의 목적은 글리코사미노글리칸이 분리되면 헤파린 결합 영역이 포함되는 단백질과 조합시킬 수 있는 방법을 제공하는 것이다. 이 방법은 한가지의 폴리펩티드가 글리코사미노글리칸이 포함된 혼합물과 접촉시켜 폴리펩티드-글리코사미노글리칸 복합물이 형성되어 글리코사미노글리칸이 혼합물에서 분리시키는 것이다.최초의 청구항1에 "전술한 폴리펩티드"를 "헤파린 결합 영역이 포함된다"는 것으로만 한정되어 있다.

심사관은 OA1중에, 본 영역의 기술자가 명세서에 공개된SEQ ID NO.: 1의 폴리펩티드를 제외하면 본 발명의 기술문제를 해결할 수 있는 동시에 같은 기술효과가 발생될 수 있는 다른종류의 폴리펩티드를 예측하기 어렵다는 의견을 내렸다. 그렇기에 , 당소는 OA1를 전달하면서 의문을 제기하고 고객에게 더 넓은 보호 범위를 취득하기 위해 명세서에 공개된 폴리펩티드배열SEQ ID NOs: 1-13과17를 기초로 하고 항변하며 잠시 청구항1를 한정하지 않겠다는 의견을 제기하여 출원인은 당소의 조언을 받아들였다.

OA1를 답변시, 대리인은 출원인의 지시대로 본 출원에 공개된 대량의 폴리펩티드배열SEQ ID NOs: 1-13과17를 기초로 하면 본 영역의 기술자가 충분한 정보를 받고 "헤파린 결합 영역"이 포함된 폴리펩티드라면 본 출원에 해당된 기술문제를 해결해 줄 수 있는 동시에 해당기술효과에 도달할수 있다고 항변하였다.

（2）OA2 및 OA3중에, 심사관은 청구항1의 청구범위가 너무 넓다는 의견을 유지하고, 청구항1중에 있는 폴리펜티드배열을 명세서에 있는 인증받은 특정된 배열SEQ ID NO: 1로 한정한다는 의견을 견지하였다.

그러나 이런 방식으로 수정하면 본 특허의 보호범위가 줄어들 것이다. 상술한 것과 같이 본 발명의 목적은 특정된 아미노산이편입단백질의 특정된 기능을 실현해 주는 것이 아니라, 전술한 폴리펜티드가 글리코사미노글리칸과 조합할 수 있는 특성을 이용하는 것이고, 이런 특성은 전술한 폴리펜티드에 포함되어 있는 헤파린 결합 영역에서 온 것이다. 명세서에 SEQ ID NO: 1가 헤파린 결합 영역인 것이 이미 증명되였고 헤피린 결합 영역의 양쪽에 소량의 아미노산잔기 첨가하면 글리코사미노글리칸과 결합할 수 있는 특성에 실제로운 영향을 미칠 수 없다. 이 것은 본 영역의 기술자라면 쉽게 생각할 수 있는 점이다. OA2를 답변시 명세서에 공개된 내용을 기초로 하고 청구항1에 있는 폴리펜티드를 "배열SEQ ID NO: 1혹은 배열SEQ ID NO: 1가 포함된다"는 것으로 한정한다고 항변하였다.OA3를 답변시, 청구항1중에 나와 있는 폴리펜티드를 " 아미노산배열은 각각SEQ ID NO:1 및 선택할 수 있는 N-와C-단의 한쪽 혹은 양쪽에 있는 한개종류 혹은 몇개 종류의 아미노산으로 구성되어 있으며, 전술한 부가아미노산의 수량은1-20개다"는 것으로 한정하였다. 상술한 수정방식을 통해 청구항의 보호범위를 넓혀주려고 시도 하였다.

（3）청구항에 대한 상술한 수정을 하였지만, 심사관은 특정된 아미노산배열의 양쪽에 부가아미노산이 존재하는 것은 해당 기능의 표현에 영향을 미치게 된다는 의견을 유지하여, 명세서에는 청구항에 대한 지지가 없다는 이유로 본 출원을 거절하였다.

거절결정을 전달할때, 당소는 종래기술문헌의 제공을 통해 특정된 아미노산배열의 한쪽 혹은 양쪽에 비교적 짧은 아미노산배열을 첨가하면 해당 특정된 아미노산배열의 폭로에 영향을 미치지 않는 것을 증명한 후 대상물과의 결합을 막아주지 않는다는 의견을 제기하였다.

현재, 재심을 청구중이며 출원인은 당소의 의견을 받아들이면서 당소에 청구항1중에 나와 있는 폴리펜티드를 " 각각은 아미노산배열SEQ ID NO:1 및 선택할 수 있는 N-와C-단의 한쪽 혹은 양쪽에 있는 한개종류 혹은 다양한 아미노산으로 구성되어 있으며, 전술한 부가아미노산의 수량은 1-5개다"는 것으로 한정하겠다는 지시를 내렸다. 항변의 설득력을 높이기 위해 캉신은 종래기술 문헌을 제출하고 앞의 관점을 유지하며,즉 펩티드사슬의 말단에1-5개만의 아미노산잔기를 첨가하면 핵심 펩티드체엔에 영향을 미치지 않는다는 것이다.

안건의 결과

결과: 복심청구는 이미 접수가 된 생태이며 아직은 재심통지서 혹은 재심결정을 받지 못하였다.

본 안건은 중국특허의 대리와 심사실무에 가져다 준 의미: 아미노산배열에 관한 특허출원에 대해 아미노산배열이 특정된 단백질로 형성되는 요구가 있는지를 판단을 해볼 필요가 있다. 본 안건과 같이 아미노산배열에 대해 잔신에 특정된 물질과 결합할 수 있는 특성이 표현되는 요구만 있으면, 종래기술 문헌에 기반하여 아미노산배열의 한쪽 혹은 양쪽에 여러 짧은 아미노산배열을 첨가하는 것으로 요약하고, 첨가될 부가아미노산은 핵심아미노산의 폭로에 영향을 주지 않는 것만 되는 것이다. 전반적으로 말하자면, 종래기술 문헌에 기반하여 보호를 청구할 아미노산배열을 명세서에 나와 있는 구체적으로 인증받은 특정된 아미노산배열로 한정할 필요가 없다.